Коммерческая концессия

· Коммерческая концессия (Л.П. Зуйкова, "Экономико-правовой бюллетень", N 4, апрель 2007 г.)

Коммерческая концессия

 

Бремя перемен

 

Серьезные изменения в  связи с принятием части четвертой  ГК РФ претерпел договор коммерческой концессии, по своей природе тесно связанный с правами на объекты интеллектуальной собственности (статьи 1027-1040 ГК РФ).

Хотя суть коммерческой концессии  изменилась, в новых правилах содержится оговорка о применении к договору концессии норм ГК РФ о лицензионном договоре (п. 4 ст. 1027 ГК РФ в новой редакции).

К разочарованию поклонников  торгового франчайзинга, правила  регистрации договоров концессии  не только не упростились, но даже ужесточились.

Напомним, что в прежней  редакции п. 2 ст. 1028 ГК РФ хоть и содержалось  наставление участникам концессии зарегистрировать договор в органе, осуществившем регистрацию юридического лица (т.е. в налоговом органе)*(1), серьезных негативных последствий это не влекло: просто стороны не могли ссылаться на незарегистрированный договор перед третьими лицами. Но к недействительности договора это не приводило. Исключение было предусмотрено лишь для объектов патентного права: договор концессии патентного объекта без регистрации в Роспатенте считался недействительным (ч. 4 п. 2 ст. 1028 ГК РФ в прежней редакции).

Теперь же отсутствие регистрации  в уполномоченном федеральном органе по интеллектуальной собственности (Роспатенте) во всех случаях приводит к ничтожности  договора коммерческой концессии. Государственной  регистрации подлежит и любое изменение договора концессии (п. 2 ст. 1036 ГК РФ в новой редакции).

Большая роль в предмете концессии уделена правам на товарный знак, знак обслуживания или на коммерческое обозначение, если это право включено в комплекс прав, охватываемых концессией. Так, прекращение любого из этих прав без адекватной замены влечет прекращение всего договора коммерческой концессии (п. 3 ст. 1037 ГК РФ в новой редакции).

При этом в отношении коммерческого  обозначения предполагается, что  в случае его прекращения у  пользователя возникает аналогичное право в отношении нового коммерческого обозначения, возникшего у правообладателя (ст. 1039 ГК РФ в новой редакции). Если же новое коммерческое обозначение пользователя не устраивает, он вправе в одностороннем порядке потребовать расторжения договора концессии с соразмерным уменьшением причитающегося правообладателю вознаграждения.

 

Коммерческая концессия и лицензионный договор: 
единство или борьба?

 

О договоре коммерческой концессии  мы вспомнили здесь не случайно.

Наиболее частой проблемой, встречающейся на практике, является необходимость отграничить лицензионный договор от договора коммерческой концессии и наоборот. Так как предметом договора коммерческой концессии также является передача комплекса исключительных прав, включающего в себя право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение и ноу-хау (п. 1 ст. 1027 ГК РФ в новой редакции).

Лицензионный договор  о передаче права на использование  товарного знака, равно как и договор коммерческой концессии, подлежит регистрации в Роспатенте. Согласно новой редакции п. 2 ст. 1028 ГК РФ из закона изъята норма о необходимости регистрации договора коммерческой концессии в органе, осуществившем регистрацию правообладателя (налоговом органе).

Более того, в соответствии с новым п. 4 ст. 1027 ГК РФ к договору коммерческой концессии применяются  все правила ГК РФ о лицензионном договоре.

Таким образом, часть четвертая  ГК РФ делает единственным отличием договора коммерческой концессии от лицензионного договора объект договора. В договоре коммерческой концессии объект - это комплекс исключительных прав, а в лицензионном договоре - право пользования объектом интеллектуальной собственности. Из такого вывода до последнего времени исходила, в частности, и арбитражная практика (применительно к товарным знакам см., например, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 08.04.2002 N А56-16500/01).

Значит, если в договоре имеется  ссылка только на один объект, к примеру - на товарный знак, то перед нами лицензионный договор, а если к товарному знаку добавится еще и коммерческое обозначение - коммерческая концессия. Ну а если по одному договору передается право использования нескольких товарных знаков?..

Думается, в свете нового законодательства ответ на этот вопрос выглядит не так уж очевидно. Если к договору коммерческой концессии применяются нормы ГК РФ о лицензионном договоре, то не следует ли расценивать его уже не как самостоятельный договор, а как особую разновидность лицензионного договора с множественным предметом?

Во всяком случае глава 69 (так называемая "общая  часть") раздела VII ГК РФ дает повод рассуждать как раз об этом. Но какой смысл тогда было сохранять коммерческую концессию в перечне "неинтеллектуальных" договоров Кодекса?

Есть и еще  одна неувязка. По лицензионному договору в трактовке п. 1 ст. 1235 ГК РФ передается "право использования результата интеллектуальной деятельности" (например, право пользования товарным знаком). А передача исключительного права возможна лишь по договору об отчуждении исключительного права (ст. 1234 ГК РФ). Договоры эти имеют разную правовую природу и соответственно разный способ регулирования. Договор "об отчуждении", по сути, представляет собой договор купли-продажи исключительного права на "интеллектуальный" объект. А лицензионный договор по своей правовой природе близок к договору аренды.

А вот в коммерческой концессии  оба эти способа, так заботливо  разделенные законодателем в  главе 69 ГК РФ, вдруг оказались "сплетенными  в неразрывном единстве". Так  как согласно ст. 1027 ГК РФ по договору коммерческой концессии передается не что иное, как исключительные права, но при этом во всем остальном действуют нормы о лицензионном договоре.

В результате получился этакий правовой "гибрид": "временная  передача пользователю исключительных прав с ограничениями, предусмотренными для права пользования", причем объектов этих прав должно быть как минимум два. Но исключительное право потому и зовется исключительным, что к новому владельцу переходят все права, принадлежащие правообладателю, в полном объеме. Если же объем прав, возникающий у пользователя, ограничен, то о передаче исключительного права говорить уже вроде бы и некорректно. То есть получается, что со стороны правообладателя "ушел" весь объем исключительных прав, а до пользователя "добралась" только их часть. В каких недрах нормотворчества "затерялась" другая половина - непонятно, как неясно и то, почему по такой "конструкции" можно передавать, например, право на товарный знак вкупе с другим исключительным правом, а право на товарный знак без сопутствующей "нагрузки" уже передать нельзя.

Указанные противоречия наиболее ярко проявляются при разрешении конкретных дел судами.

 

Арбитраж

 

Между ЗАО "Баскин Роббинс-Эллайд Домек" (правообладатель) и ООО "МАКдрайв" (пользователь) был заключен договор  коммерческой концессии, в соответствии с которым ЗАО передало ООО "МАКдрайв" право использования в течение пяти лет комплекса исключительных прав правообладателя на товарный знак "Баскин 31 Роббинс".

В период действия концессии  ООО "МАКдрайв" обнаружило, что  некое общество использует указанный  товарный знак при продаже мороженого в кафе "Баскин Роббинс", и обратилось в суд с иском о защите исключительного права на товарный знак "Баскин 31 Роббинс".

Отказывая ООО "МАКдрайв" в иске, ФАС, в частности, пояснил  следующее. Согласно договору коммерческой концессии в число переданных ему правообладателем прав не входит право на запрет использования третьими лицами товарного знака "Баскин 31 Роббинс", поскольку сторонами коммерческой концессии лицензионное соглашение к договору не заключено и не зарегистрировано. А согласно ст. 4 Закона о товарных знаках только сам владелец товарного знака имеет исключительное право пользоваться и распоряжаться товарным знаком, а также право запрещать использование товарного знака другим лицам.

Следовательно, законодательством  предоставляется защита от нарушений прав и интересов от несанкционированного использования товарного знака исключительно его владельцу. Пользователь же не обладает правом запрещать использование третьими лицами товарного знака "Баскин 31 Роббинс", а потому у него отсутствует право на предъявление иска о запрещении использования третьими лицами указанного товарного знака (Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 15.04.2003 N Ф04/1572-293/А03-2003).

Думается, что в свете  раздела VII ГК РФ вместо сохранения довольно спорной конструкции договора коммерческой концессии логичнее было бы предусмотреть возможность заключения некоего "комбинированного" лицензионного договора, допускающего одновременную передачу правообладателем различных видов принадлежащих ему прав на результаты интеллектуальной деятельности.

В общем, над этими и  другими вопросами еще предстоит  задуматься юристам.

 

Л.П. Зуйкова,

ведущий эксперт АКДИ "Экономика  и жизнь"

 

"Экономико-правовой бюллетень", N 4, апрель 2007 г.

 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

*(1) Приказ Минфина  России от 12.08.2005 N 105н "О регистрации  договоров коммерческой концессии  (субконцессии)".