Служебные результаты интеллектуальной деятельности

 

Грамматическое толкование процитированной нормы свидетельствует о том, что законодатель разделительным союзом "или" указывает два основания перехода права на получение патента. Первое - установленное законом, в соответствии с которым к работодателю переходит право на получение патента на служебное изобретение, второе - установленное договором, в том числе трудовым. Буквальное толкование может привести к ложному выводу о том, что в трудовом договоре стороны вправе указать, что к работодателю переходит право на получение патента на изобретение, которое не является служебным.

 

Исключительное право на изобретение первоначально принадлежит автору, который является первоначальным правообладателем. К производным правообладателям исключительное право может перейти либо по договору, либо по иному основанию, установленному законом. В силу закона допускается переход к работодателю исключительного права только на служебные изобретения. Следовательно, исключительные права на изобретения, не являющиеся служебными, не могут в силу закона принадлежать работодателю, они могут быть переданы только по договору. Как было отмечено, заказ изобретения невозможен. Таким образом, в договоре, в том числе в трудовом, невозможно предусмотреть переход к работодателю исключительного права на изобретение, которое не будет являться служебным и которое еще не создано.

 

Учитывая изложенное, а также то, что право на получение патента является лишь предпосылкой возникновения исключительного права, противоречит закону договор между работником и работодателем о принадлежности последнему права на получение патента на изобретения, не являющиеся служебными.

 

Итак, первоначальным обладателем права на получение патента и исключительного права на изобретение является автор. Отношения между автором и работодателем, касающиеся выплаты авторского вознаграждения, опосредствуются заключением гражданско-правового договора о выплате авторского вознаграждения. При этом его условия могут быть изложены в тексте трудового договора. Такой договор может быть заключен как до создания автором охраноспособного результата интеллектуальной деятельности, так и после. Срок действия договора не может превышать срока действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности. Поскольку такой договор носит возмездный характер, существенным его условием является размер вознаграждения. В данном случае не подлежит применению п. 3 ст. 424 ГК.

 

Последняя оговорка представляется обоснованной. Судебная практика исходит из того, что наличие сравнимых обстоятельств, позволяющих однозначно определить, какой ценой необходимо руководствоваться, должно быть доказано заинтересованной стороной. При разногласиях по условию о цене и недостижении сторонами соответствующего соглашения договор считается незаключенным. Последнее обстоятельство дает основание считать условие о цене существенным для любого возмездного договора.

 

Юридическая судьба права на получение патента и исключительного права на изобретение влияет на решение вопроса об использовании изобретения, а также на особенности заключения договора о выплате авторского вознаграждения. Учитывая изложенное, возможны следующие варианты.

1. Автор  создает результат интеллектуальной  деятельности в интересах работодателя (служебное изобретение) и в силу  закона передает право на получение  патента и исключительное право  работодателю (п. 3 ст. 1370 ГК). В соответствии  с диспозитивной нормой п. 3 ст. 1370 ГК исключительное право на  служебное изобретение и право  на получение патента принадлежат  работодателю, если трудовым или  иным договором между работником  и работодателем не предусмотрено  иное.

 

Если договором между работником и работодателем "не предусмотрено иное", начинает работать п. 4 ст. 1370 ГК, в соответствии с которым работник должен письменно уведомить работодателя о создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя такого результата, в отношении которого возможна правовая охрана. Включение в четвертую часть ГК обязанности работника письменно уведомлять работодателя заслуживает одобрения (такая обязанность не была предусмотрена Патентным законом Российской Федерации). Однако в результате создается ситуация, при которой решение вопроса об отнесении изобретения к служебному доверяется работнику. Именно он принимает решение о том, что результат интеллектуальной деятельности создан им в рамках служебного задания.

 

Представляется, что в интересах обеих сторон трудового договора работник должен уведомлять работодателя о любом созданном им результате интеллектуальной деятельности для последующего решения вопроса об отнесении такого результата к служебному. Такая ситуация позволит избежать в дальнейшем споров, связанных с защитой патентных прав. В уведомлении работник должен указать, использовались ли им денежные, технические или иные материальные средства работодателя для последующего решения вопроса в соответствии с п. 5 ст. 1370 ГК.

 

Итак, при создании служебного изобретения работодатель может:

получить патент на служебное изобретение;

принять решение о сохранении информации о нем в тайне;

передать право на получение патента другому лицу;

не получить патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам.

 

В указанных случаях работник имеет право на вознаграждение на основании третьего абзаца п. 4 ст. 1370 ГК. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором. Заключаемый в этом случае между работником и работодателем договор является договором о выплате авторского вознаграждения, а не лицензионным договором.

 

Для решения вопроса о размере авторского вознаграждения за создание служебных изобретений необходимо рассмотреть положения закона СССР от 31 мая 1991 г. № 2213-1 "Об изобретениях в СССР". В соответствии с п. 1 ст. 32 указанного Закона вознаграждение за использование изобретения в течение срока действия патента выплачивается автору на основе договора работодателем, получившим патент в соответствии с п. 2 ст. 4 Закона[9], или его правопреемником в размере не менее 15% прибыли (соответствующей части дохода), ежегодно получаемой патентообладателем от его использования, а также не менее 20% выручки от продажи лицензии без ограничения максимального размера вознаграждения. Вознаграждение за использование изобретения, полезный эффект от которого не выражается в прибыли или доходе, выплачивается автору в размере не менее 2% от доли себестоимости продукции (работ и услуг), приходящейся на данное изобретение. Величина процента определяется предприятием по соглашению с автором.

 

Положения п. 1 ст. 32 закона СССР "Об изобретениях в СССР" применялись до 1 января 2008 г. на основании п. 6 постановления Верховного Совета Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3512-1 "О введении в действие Патентного закона Российской Федерации". С 1 января 2008 г. рассматриваемые положения применяются на основании ст. 12 федерального закона от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" до принятия законодательных актов Российской Федерации о развитии изобретательства и художественно-конструкторского творчества.

 

Указанные положения необходимо рассмотреть более подробно. Анализ положений п. 1 ст. 32 закона СССР "Об изобретениях в СССР" приводит к следующим выводам:

• основанием выплаты вознаграждения является договор, заключаемый автором и работодателем или его правопреемником;

вознаграждение выплачивается за использование изобретения;

размер вознаграждения не может быть менее 15% прибыли (соответствующей части дохода), ежегодно получаемой патентообладателем от его использования, а также не менее 20% выручки от продажи лицензии;

максимальный размер вознаграждения не ограничивается.

 

Для практической реализации положений о вознаграждениях за служебные изобретения необходимо определить, во-первых, что является использованием изобретения, во-вторых, кто должен уплачивать автору вознаграждение. Использование изобретения является одним из правомочий обладателя исключительных прав - правообладателя (п. 1 ст. 1229 ГК). В основу такого подхода положены взгляды В.А.Дозорцева, который считал, что "в содержание исключительного права входят два правомочия - использование и распоряжение. Но объектом использования является сам результат, а объектом распоряжения - право на него, право его использования".

 

Общее понятие использования результата интеллектуальной деятельности не раскрыто в четвертой части ГК. По мнению В.А. Дозорцева, "в интеллектуальных правах использование представляет собой придание результату творчества формы, пригодной или удобной для непосредственного потребления и приспособленной к пуску в экономический оборот, т.е. это категория, весьма близкая к традиционному распоряжению, имеющая как бы промежуточный характер. Использование - это превращение результата в такую форму или необходимые к нему приготовления. Так, использованием изобретения является изготовление изделия с применением изобретения, пуск этого изделия в продажу, в аренду и т.п.".

 

Ст. 1358 ГК содержит открытый перечень случаев использования изобретения. Как отмечает О.А. Городов, "под использованием изобретений, полезных моделей или промышленных образцов следует понимать:

- действия, имеющие своим содержанием акты  реализации (воплощения) идеальных  технических или художественно-конструкторских  решений в соответствующие материальные  носители;

- действия, имеющие своим содержанием акты  применения материальных носителей, в которых реализованы (воплощены) те либо иные технические или  художественно-конструкторские решения".

 

Содержание первой категории раскрыто в п. 2 ст. 1358 ГК, второй - в п. 3 данной статьи. Ответ на вопрос о том, кто должен платить автору за использование служебного изобретения, не является очевидным. Как уже было отмечено, при наличии указанных в законе фактов работник имеет право на вознаграждение. Его размер, условия и порядок выплаты определяются договором между работодателем и работником. В случае получения работодателем патента на изобретение авторское вознаграждение будет выплачиваться работодателем за использование соответствующего изобретения, а также за выдачу лицензий третьим лицам. В этом случае характер выплат может быть периодическим.

 

Очевидно, что при получении работодателем патента на свое имя договор о выплате авторских вознаграждений заключается между ним и автором.

Однако в последующем работодатель может заключить договор об отчуждении патента третьему лицу. Кто в этом случае должен платить автору и должен ли платить вообще? Наиболее последовательным представляется вариант, в соответствии с которым обязанность по выплате авторского вознаграждения за использование служебного изобретения лежит на патентообладателе. При отчуждении работодателем исключительного права на изобретение новый патентообладатель обязан заключить договор о выплате авторского вознаграждения с автором, так как именно он и будет использовать изобретение. Можно сказать, что служебное изобретение "обременено" правом автора на получение авторского вознаграждения.

 

Аналогичную позицию занимал и Роспатент. Как было отмечено в информационном письме Роспатента от 10 декабря 1997 г. № 1 "О порядке выплаты вознаграждения за использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей и рационализаторских предложений", выплата вознаграждения авторам изобретений является обязанностью лица, использующего указанные объекты.

 

При принятии работодателем решения о сохранении информации о таком изобретении в тайне авторское вознаграждение также будет выплачиваться за использование соответствующего технического решения. В этом случае оно должно быть признано служебным секретом производства (ноу-хау) (ст. 1470 ГК). Вознаграждение будет выплачиваться за использование работодателем служебного секрета производства (ноу-хау), а также за выдачу лицензий третьим лицам. Характер выплат может быть периодическим.

 

Если работодатель не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам, работнику может быть выплачено разовое вознаграждение, которое имеет компенсационный характер. В данном случае от автора - работника зависит только составление заявки на выдачу патента. Зависящие от работодателя причины не относятся к технической составляющей заявки.

 

В дополнение следует отметить, что в п. 5 ст. 32 закона СССР "Об изобретениях в СССР" содержится положение о поощрительном вознаграждении, выплачиваемом автору изобретения, патент на которое выдан предприятию. Размер поощрительного вознаграждения за изобретение (независимо от числа соавторов) должен быть не менее среднего месячного заработка работника данного предприятия. Указанное положение также применяется до принятия законодательных актов Российской Федерации о развитии изобретательства и художественно-конструкторского творчества.

 

2. Автор  создает служебное изобретение  и в силу закона получает  право на получение патента  и исключительное право (абзац  второй п. 4 ст. 1370 ГК). Такая ситуация складывается, если работодатель в течение четырех месяцев со дня уведомления его работником не подал заявку на выдачу патента на служебное изобретение в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, не передал право на получение патента на служебное изобретение другому лицу, не сообщил работнику о сохранении информации об изобретении в тайне. Кроме того, работодатель может прямо уведомить автора - работника о том, что он может от своего имени подать заявку на выдачу патента на служебное изобретение.

 

При создании служебного изобретения, патент на которое получен автором - работником, он имеет право на компенсацию, если работодатель использует служебное изобретение в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии. Размер, условия и порядок выплаты такой компенсации определяются договором между работником и работодателем.