Технологии патентования и лицензирования изобретений и инноваций

Подача заявки на европейский патент может осуществляться непосредственно в Европейское патентное ведомство (далее − ЕПВ) или по почте, без участия профессионального представителя. Все остальные действия осуществляются только через профессионального представителя − патентного поверенного в одном из государств-участников, зарегистрированного в ЕВП. Заявка составляется по единым правилам и должна содержать: заявление о выдаче европейского патента; описание изобретения; один или несколько пунктов формулы изобретения; чертежи, на которые сделаны ссылки в описании или формуле изобретения; реферат. Заявка на европейский патент имеет во всех государствах-участниках силу правильно оформленной национальной заявки.

По заявке проводится формальная экспертиза для проверки правильности ее составления, а затем европейский поиск. Отчет о поиске пересылается заявителю вместе с копиями всех цитируемых документов. После получения отчета заявитель может по своей инициативе изменить описание изобретения, его формулу и чертежи. По ходатайству заявителя по его заявке проводится экспертиза. Патент, выданный после ее проведения, предоставляет его обладателю в каждом государстве-участнике Конвенции, для которого он выдан, те же права, которые ему предоставлял бы выданный в этом государстве национальный патент. Поэтому получение европейского патента не исключает возникновений коллизий в странах, где он будет действовать как национальный патент, в силу различий законодательства.

Отказ в выдаче европейского патента лишает возможности получения охраны в указанных в заявке на европейский патент странах в связи с публикацией заявки. Поэтому в ряде случаев заявитель по наиболее коммерчески перспективным изобретениям испрашивает двойную защиту, подавая одновременно национальную заявку и заявку на европейский патент с указанием той же страны.

Подача заявки на европейский патент сопровождается уплатой заявочной пошлины и пошлины за поиск. Уплата этих пошлин должна быть произведена в течение одного месяца с момента подачи заявки. Особые пошлины взимаются также за указание государств, в которых должна быть обеспечена патентная охрана, а также за проведение экспертизы.

Процедура получения европейского патента дает определенные преимущества заявителю в сравнении с традиционной процедурой патентования:

снижение затрат времени и трудоемкости патентования;

единый патент, действие которого распространяется на все страны-участницы;

получение юридически более сильного патента, т.к. патент выдаётся только после экспертизы по существу, в то время как в ряде стран национальное законодательство не предусматривает экспертизу (явочная система).

Кроме того страны, участвующие в Европейской патентной конвенции получают преимущества, заключающиеся в оптимизации функционирования, исключение дублирования работ, кооперации в области патентной документации и информации, хорошим примером чему является уникальная система бесплатного патентного поиска Еspacenet3, в которой можно найти Патенты разных стран, не только участниц, но и многих других стран.

Возможность получения патентов, действующих на территории нескольких государств, наряду с Конвенцией о выдаче европейских патентов, предоставляют и некоторые другие региональные соглашения, в частности Соглашения о создании Африканской организации интеллектуальной собственности и Африканской региональной организации по охране промышленной собственности и др. Положения и требования этих соглашений в основном аналогичны положениям и требованиям Договора о патентной кооперации и Конвенции о выдаче европейских патентов.

Правовая охрана отечественных разработок за рубежом может быть обеспечена путем использования различных процедур патентования. Каждая из этих процедур имеет как свои преимущества, так и недостатки, которые должны учитываться заявителями.

РАЗДЕЛ 2. Технологии лицензирования изобретений и инноваций

2.1. Лицензирование изобретений в Республике Беларусь

Проблема отечественного и зарубежного патентования тесно связана с проблемой уступки патентных прав и выдачи разрешений на использование запатентованных разработок физическим и юридическим лицам. Создание более благоприятных условий для реализации патентов и заключения лицензионных соглашений с партнерами — одна из важных целей патентования.

Патентообладатель может самостоятельно использовать принадлежащие ему изобретение путем организации промышленного производства и реализации изделий, охраняемых патентом, либо может предоставить право на их использование другим лицам либо вовсе уступить свои права, вытекающие из патента. Необходимость распоряжения патентными правами может быть обусловлена ограниченностью экономических и производственных ресурсов патентообладателя, его нежеланием или неспособностью заниматься решением производственных и коммерческих вопросов, стремлением быстрее внедрить разработку и множеством других причин. Передача патентных прав может осуществляться в различных юридических формах, однако наибольшее практическое значение имеют их уступка и выдача лицензий на использование изобретений.

Лицензирование − предоставление патентообладателем другому физическому или юридическому лицу разрешения на совершение в определенной стране в ограниченный период времени одного или более действий, на совершение которых имеет исключительное право патентообладатель объекта промышленной собственности (изобретения, полезной модели, промышленного образца), запатентованного в данной стране. Лицензирование представляет собой одну из основных форм торговли технологиями, включающей сделки с патентами, лицензиями, ноу-хау и т. д. 

Согласно п.5 ст. 36 Закона Республики Беларусь от 16.12.2002 № 160-З «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» любое физическое или юридическое лицо, желающее использовать изобретение, полезную модель, промышленный образец, обязано заключить с патентообладателем договор о передаче права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца (лицензионный договор).

По лицензионному договору сторона, обладающая исключительным правом на использование результата интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации (лицензиар), предоставляет другой стороне (лицензиату) разрешение использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности (п. 1 ст. 985 Гражданского кодекса Республики Беларусь).

Лицензиар – это патентообладатель, который предоставляет права на использование охраняемого объекта в соответствии с условиями лицензии. В качестве лицензиата выступает пользователь, который приобретает право на использование охраняемого объекта в соответствии с условиями лицензии. Лицензиатом может быть как физическое, таки юридическое лицо.

Содержание лицензионного договора образуют условия о предмете договора (характер прав, передаваемых по договору, и объект, на который передаются права), вознаграждение лицензиару в виде роялти или паушального платежа либо их сочетания, срок, на который передаются права, и территория их действия. В обязанности лицензиара входит обеспечение возможности лицензиату осуществлять переданные ему права, поддержание в силе патента, в том числе уплата ежегодной госпошлины. В обязанности лицензиата может входить поддержание качества продукции не ниже качества, чем у лицензиара, информирование лицензиара о произведенных улучшениях и усовершенствованиях охраняемого объекта и продукции (работ, услуг), выпускаемой на его основе.

Наиболее важным и сложным является определение лицензионного вознаграждения. Его размер и порядок выплаты определяются самими сторонами и, в принципе, могут быть любыми. Но для патентной практики в Республике Беларусь обычен такой способ определения вознаграждения, как:

установление единовременного вознаграждения при подписании лицензионного договора (так называемый паушальный сбор);

установление текущих отчислений в процентном отношении к извлекаемой прибыли или к цене запатентованного продукта (так называемого роялти).

Лицензирование имеет ряд специфических особенностей, которые необходимо учитывать при составлении лицензионного договора. Они состоят в следующем:

наряду с материализованными предметами в сделках участвуют элементы интеллектуального труда;

передача товаров от продавца к покупателю производится не в натуральной, вещественной, а в опосредованной форме (техдокументация, техпомощь);

лицензии по своему назначению имеют сугубо индивидуальный характер и рассредоточены по владельцам;

для лицензионных сделок существенным является правовая охрана изобретения от использования конкурентами, и они юридически оформляются как соглашения о передаче прав или разрешения на пользование изобретениями.

Лицензионный договор, как и договор об уступке патента должен быть заключен в письменной форме и подлежит государственной регистрации в  Государственном реестре лицензионных договоров, договоров уступки и договоров залога прав на объекты интеллектуальной собственности Республики Беларусь. Без такой регистрации договор считается недействительным.

Существует три основных вида лицензий: простая, исключительная и полная.

При продаже простой лицензии продавец (лицензиар) оставляет за собой право самостоятельно использовать объект лицензии, а также предоставлять аналогичные лицензии третьим лицам. Простые лицензии обычно предоставляются в сфере производства товаров широкого потребления, где трудно осуществить точный учет производимой продукции, потребность в которой настолько велика, что наличие нескольких покупателей (лицензиатов) на одном рынке не приводит к столкновению их интересов.

При исключительной лицензии лицензиату передается исключительное право на использование объекта промышленной собственности в пределах, оговоренных договором, с сохранением за лицензиаром права на его использование в части, не передаваемой лицензиату. Правовым последствием заключения такого договора является невозможность других лиц и даже патентообладателя использовать охраняемый объект теми способами, которые переданы по договору.

При неисключительной лицензии лицензиар, предоставляя лицензиату право на использование объекта промышленной собственности, сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом, в том числе и те, которые переданы лицензиату, а также права на предоставление лицензий третьим лицам.

Решение, какую лицензию выдавать, зависит от вида продукции и бизнес-стратегии компании. Например, если технология может стать своеобразным стандартом, который необходим всем производителям определенного вида продукции на конкретном рынке, наиболее выгодной является выдача ряда неисключительных лицензий. Если продукция необходима какой-либо одной компании, и ее производство требует значительных инвестиций для начала коммерциализации изобретения, потенциальный лицензиат может быть против наличия конкуренции со стороны других возможных лицензиатов и вправе настаивать на получении именно исключительной лицензии.

Открытая лицензия представляет собой официально публикуемое Патентным ведомством безотзывное заявление о предоставлении любому лицу права на использование объекта промышленной собственности (ст. 37 Закона Республики Беларусь «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы»). По существу такое заявление представляет собой публичную оферту.

В соответствии со ст. 38 Закона Республики Беларусь «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» при неиспользовании или недостаточном использовании патентообладателем изобретения в течение пяти лет, а полезной модели, промышленного образца в течение трех лет с даты публикации сведений о патенте любое лицо, желающее и готовое использовать запатентованные изобретение, полезную модель, промышленный образец, в случае отказа патентообладателя от заключения лицензионного договора может обратиться в суд с заявлением о предоставлении ему принудительной неисключительной лицензии. Если патентообладатель не докажет, что неиспользование или недостаточное использование изобретения, полезной модели, промышленного образца обусловлено уважительными причинами, суд предоставляет указанную лицензию с определением пределов использования, размеров, сроков и порядка платежей.

Договор о предоставлении лицензиатом права использования объекта интеллектуальной собственности другому лицу в пределах, определяемых лицензионным договором, признается сублицензионным договором. Лицензиат вправе заключить сублицензионный договор лишь в случаях, предусмотренных лицензионным договором.

Еще одной разновидностью лицензии, не предусмотренной законодательством Республики Беларусь, но распространенной на практике, является полная лицензия, по которой лицензиат получает на определенный срок исключительные права на все способы использования охраняемого объекта. Этот договор во многом сходен с договором об уступке патента и отличается тем, что охранный документ (патент) фактически не передается и монополия на использование объекта ограничена определенным сроком.

Существует понятие так называемого «перекрестного лицензирования».  Перекрестное лицензирование очень распространено в тех отраслях промышленности, в которых несколько патентов, относящихся к целому ряду дополнительных изобретений, принадлежат двум или более конкурентам. Такие конкурирующие компании стараются обеспечить себе свободу действия путем получения права на использование патентов, владельцами которых являются их конкуренты, одновременно предоставляя конкурентам право на использование принадлежащих им патентов.

Основными целями патентовладельцев при лицензировании изобретений являются: