Визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг

Визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг

 
 
 
Свідоцтво на знак для товарів і послуг є офіційним документом, що підтверджує право особи на певний знак (позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг іншої особи) та свідчить про те, що даний знак має пріоритет і перебуває під правовою охороною.

Питання припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг (далі – свідоцтво), в тому числі внаслідок припинення через визнання його недійсним, регулюють розділ V Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 р. № 3689-ХІІ (далі – Закон про товарні знаки), міжнародні угоди – Паризька конвенцією про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р. (далі – Паризька конвенція), Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 р. (далі – Мадридська угода), Протокол до Мадридської угоди від 28 червня 1989 р. (далі – Протокол). Певною мірою це питання також відображене в проекті Цивільного кодексу України (в редакції від 29 листопада 2001 р.).

Питанню, яке висвітлюється в даній роботі, присвячена лише одна стаття в Законі про товарні знаки. Практика визнання свідоцтва недійсним також не є надто різноманітною. Отже, є всі підстави для детального аналізу чинного законодавства України.

Відповідно до ст. 19 Закону про товарні знаки, свідоцтво може бути визнане недійсним у таких випадках:

• невідповідність зареєстрованого знака для товарів та послуг (далі – товарний знак) умовам надання правової охорони;
• наявність у свідоцтві елементів зображення товарного знака та переліку товарів і послуг, яких не було в поданій заявці;
• реєстрація кваліфікованого зазначення походження товару, якщо раніше зареєстрований товарний знак складається тільки з цього зазначення походження товару або містить його як елемент (крім випадків, коли власник такого товарного знака є особою, яка має право на використання цього кваліфікованого зазначення походження товару, та коли товарний знак містить це кваліфіковане зазначення походження товару як елемент, що не охороняється).

НЕВІДПОВІДНІСТЬ ЗАРЕЄСТРОВАНОГО ТОВАРНОГО ЗНАКА УМОВАМ НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

Невідповідність зареєстрованого товарного знака умовам надання правової охорони полягає у виявленні після його реєстрації ознак, які можуть бути оцінені як такі, що виключають можливість надання правової охорони відповідному товарному знаку взагалі.

Такі ознаки умовно можуть бути поділені на дві групи. По-перше, загальні характеристики, а саме: невідповідність товарного знака суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі. По-друге, спеціальні, які визначаються законодавцем як підстави для відмови в наданні правової охорони.

Підстави для відмови в наданні правової охорони також можна поділити на кілька підгруп.

По-перше, не можуть бути зареєстровані як товарні знаки зображення державної символіки (державні герби, прапори та емблеми), назви держав, емблеми та найменування міжнародних міжурядових організацій, зображення офіційних контрольних, гарантійних та пробірних клейм і печаток, нагород, інших відзнак. При цьому перелічені позначення можуть бути використані як складові товарного знака при наявності письмової згоди відповідного компетентного органу (яким згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 151 від 14 лютого 2001 р. є Міжвідомча комісія щодо погодження питань правової охорони знаків для товарів і послуг). Зауважимо, що правова охорона таким елементам не надається. Обмеження використання зазначених зображень у товарних знаках випливає з заборони, встановленої Паризькою конвенцією. Відповідно до ст. 6ter цієї Конвенції країни-учасниці Конвенції домовляються відхиляти чи визнавати недійсною реєстрацію вказаних позначень та забороняти їх використання в якості товарних знаків чи їх елементів без дозволу компетентних органів. З цією метою країни-учасниці розробили ряд заходів. Для порівняння можемо звернутися до Закону РФ “Про товарні знаки, знаки обслуговування та найменування місць походження товарів” (далі – Закон РФ), який також не допускає реєстрації товарних знаків, що містять зазначені зображення. В ньому передбачені “абсолютні підстави для відмови в реєстрації”, причому підхід до вирішення проблеми російського законодавця в даному плані є аналогічним підходу українського законодавця (йдеться про позицію щодо можливості включення відповідних позначень до товарного знака в якості неохоронюваного елементу при наявності згоди компетентного органу).

Другою групою позначень, які згідно з законом не можуть бути зареєстровані як товарний знак є позначення, які не мають власної специфіки. Однак вони можуть входити до товарного знака як недомінуючі складові. Можливість правової охорони таких позначень відсутня. Це позначення, які:

• мають виключно описовий характер, а саме є загальновживаними для товарів і послуг певного виду, або вважаються загальновживаними символами і термінами взагалі (наприклад, “Ватт”, “Вольт” тощо);
• вказують на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг (наприклад, “Кілограм”, “Екстра” тощо), а також на місце й час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг (наприклад, “Закарпаття” тощо);
• не мають розрізняльної здатності в цілому (наприклад, окремі цифри, абревіатури на зразок НДІ (науково-дослідний інститут)).

Так, ЗАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця” звернулося з позовом до Держпатенту України (ВАТ “Фармак” – третя особа на стороні відповідача) про визнання недійсним виданого Держпатентом свідоцтва на знак для товарів і послуг “Валідол”. Позивач обґрунтовував свої вимоги тим, що позначення “Валідол” не має розрізняльної здатності, тобто не відрізняється від товарів, що виробляють інші виробники, та увійшло до загального вжитку. Суд дійшов висновку, що позначення “Валідол” не ввійшло до загального вжитку як позначення товарів певного виду, воно не є загальновживаним терміном. Позначення “Валідол (Validolum)” не є також позначенням будь-якого заспокійливого судиннорозширювального засобу і може використовуватися для розрізнення товарів, які виробляють одні особи, від однорідних товарів, тобто інших судиннорозширювальних засобів, наприклад, “Корвалола”, “Барбовала”, “Корвалдина”, “Валокорміда”. Суд вирішив, що позначення “Валідол” не є родовою (видовою) назвою лікарського засобу в тому розумінні, в якому воно використовується в галузі охорони здоров’я, тобто не об’єднує під назвою “Валідол” ряд специфічних фармацевтичних препаратів. Виходячи з викладеного, суд відмовив ЗАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця” в задоволенні позовних вимог.

Ще одним прикладом є такий випадок: АТ “Тютюнова компанія “ВАТ-Прилуки” подало позов до спільного українсько-німецького ЗАТ “Реємстма-Київ” тютюнова фабрика” та Державного патентного відомства України про визнання недійсними свідоцтв через порушення законодавства про умови реєстрації словесно-зображувальних знаків “Прима” та “Політ” як знаків для сигарет. Позивач обґрунтував свою позицію тим, що ці позначення увійшли до загального вжитку як позначення товарів певного виду, вказують на якість та цінність товару, не відрізняли і не відрізняють сигарет певного класу одних виробників від таких самих товарів інших виробників. Суд розглянув матеріали справи та в задоволенні позову відмовив, оскільки: по-перше, слово “прима” не є синонімом слова “сигарети”, по-друге, воно використовувалося також для позначення інсектицидів, косметики, кондитерських виробів, серветок, інших товарів; по-третє, його вживання не обмежується сферою торгівлі. Щодо сигарет “Прима”, то, по-перше, вони взагалі маловідомі серед споживачів, і з поняттям “сигарети” не ототожнюються, по-друге, було визнано, що даний товарний знак складається з слова “прима” із значенням “перший” та словесно-зображувальних знаків, які містять певні графічні елементи (шрифт, підкреслення тощо). Таким чином, суд дійшов висновку про те, що реєстрація знаків “Прима” та “Політ” відповідає нормам міжнародного права, а також вимогам ст. 5 Закону про товарні знаки.

До цієї ж групи належать позначення, які не можуть бути включені до товарного знака в якості елементів, оскільки можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар чи надає послугу. Згідно з Законом РФ, перелічені характеристики позначень також є абсолютними підставами для відмови в реєстрації.

До третьої групи позначень, які не можуть охоронятися як товарний знак, належать зображення, для яких характерна тотожність чи схожість:

• з зареєстрованими товарними знаками (або товарними знаками, заявка на реєстрацію яких вже подана до Державного департаменту інтелектуальної власності України або до його органів (далі –Департамент));
• з товарними знаками, які охороняються на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна;
• з відомими фірмовими найменуваннями інших осіб (щодо однорідних товарів і послуг);
• з зареєстрованими сертифікаційними знаками;
• з кваліфікованими зазначеннями походження товарів (остання підстава не поширюється на випадки, коли кваліфіковане зазначення походження товарів зареєстроване на ім’я особи, яка подає заявку на реєстрацію відповідного товарного знака, а також при включенні його до складу товарного знака в якості неохоронюваного елементу).

Наприклад, до арбітражного (нині господарського) суду звернулося підприємство з позовом до Департаменту та товариства з обмеженою відповідальністю про визнання недійсним виданого останньому свідоцтва, з посиланням на те, що неправомірно зареєстрований товарний знак тотожний фірмовому найменуванню підприємства. Суд задовольнив вимоги позивача, оскільки зареєстроване за товариством позначення було основною складовою частиною фірмового найменування підприємства, що вирізняло його з ряду інших виробників однорідної продукції, а отже, використання такого позначення іншою особою могло ввести споживачів в оману щодо виробника товару. З огляду на невідповідність зареєстрованого товарного знака умовам надання правової охорони свідоцтво на цей товарний знак суд визнав недійсним на підставі п. 1 ст. 19 Закону про товарні знаки.

Не можуть також бути визнані об’єктами правової охорони позначення, що мають правовий зв’язок з третіми особами, зокрема не реєструються в якості товарні знаків промислові зразки, автором або власником яких є інша особа, назви відомих творів науки, літератури, мистецтва, цитати, персонажі, фрагменти з них (без згоди відповідного суб’єкта авторського права), прізвища, імена, псевдоніми, похідні від них, портрети, факсиміле відомих осіб (без згоди останніх). Зазначені підстави для відмови в наданні правової охорони визначаються російським законодавством як “інші підстави для відмови в реєстрації”. При цьому переліки по даній групі позначень як в українському, так і в російському законах є майже ідентичними, за винятком того, що Закон РФ додатково передбачає право надання дозволу на використання в якості складової товарного знака прізвищ, імен, псевдонімів, похідних від них, портретів, факсиміле відомих осіб не лише з боку останніх (або їх правонаступників), а й з боку компетентного державного органу РФ, якщо такі позначення є досягненням історії і культури РФ.

Необхідно відзначити, що групи ознак, які призводять до визнання свідоцтва недійсним на підставі невідповідності товарного знака умовам надання правової охорони так чи інакше узагальнено передбачені Паризькою конвенцією.

Серед позначень, які не можуть бути зареєстровані як товарні знаки, Закон про товарні знаки окремо виділяє також групу позначень, які добросовісно використовувалися двома і більше юридичними особами для позначення однорідних товарів до 1 січня 1992 р. (тобто до входження України до Союзу з охорони промислової власності та Спеціального союзу з міжнародної реєстрації знаків, яке відбулося 25 грудня 1991 р. – дати набуття чинності для України Паризької конвенції та Мадридської угоди).

Невідповідність зареєстрованого товарного знака умовам надання правової охорони є найбільш поширеною підставою для визнання свідоцтва недійсним.

НАЯВНІСТЬ У СВІДОЦТВІ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКИХ НЕ БУЛО В ПОДАНІЙ ЗАЯВЦІ

Друга підстава визнання свідоцтва недійсним – наявність у свідоцтві елементів зображення товарного знака та переліку товарів і послуг, яких не було в поданій заявці, – є такою, якій певною мірою можна запобігти на етапі підготовки документів при складанні та подальшій подачі заявки на видачу свідоцтва, а також на етапі одержання свідоцтва шляхом перевірки внесених до нього відомостей щодо відповідності заявленим даним. Загальні вимоги до змісту та форми заявки викладені в Законі про товарні знаки, а більш детально процедура регламентується Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затвердженими наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. № 116 (далі – Правила). Відповідно до п. 2.1.4. Правил, до складу заявки входять як зображення товарного знака, що заявляється, так і перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати товарний знак, згрупованих за МКТП (Міжнародна класифікація товарів та послуг, введена Ніццькою угодою про міжнародну класифікацію виробів та послуг для реєстрації знаків від 15 червня 1957 р., до якої Україна приєдналася 1 червня 2000 р.). Правила містять вимоги до зображення, що заявляється на реєстрацію як товарний знак, причому разом з ним заявник подає опис товарного знака. Встановлена форма заявки також передбачає характеристику товарного знака та перелік товарів і послуг згідно з МКТП. Крім того, одним з етапів подання заявки є перевірка наявності матеріалів, з яких вона складається. Виходячи з викладеного та існуючої практики, наявність у свідоцтві елементів зображення товарного знака та переліку товарів і послуг, яких не було в поданій заявці, як правило можливе, якщо до свідоцтва помилково були внесені дані, які не відповідають дійсності.