Визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг

Щодо судової практики, то можна зазначити, що в згаданій вище справі про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг “Валідол” позивач також намагався довести, що зображення товарного знака, наведене в свідоцтві, суттєво відрізняється від позначення, яке було заявлене як товарний знак. Відповідач посилався на те, що первинно заявленим позначенням, яке пройшло формальну експертизу, була кольорова етикетка, а експертиза по суті проводилась вже відносно іншого позначення – словесного знака “Валідол (Validolum)”, зображення якого й міститься в свідоцтві. Суд не прийняв до уваги твердження позивача та визнав уточнення, внесені до заявки такими, що не зачіпають суті зображення товарного знака (в даному випадку заявником було вилучено неохороноспроможні елементи та залишено словесну назву “Валідол (Validolum)”).

РЕЄСТРАЦІЯ КВАЛІФІКОВАНОГО ЗАЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ

Така підстава визнання свідоцтва недійсним пов’язана з іншим об’єктом правової охорони інтелектуальної власності – кваліфікованим зазначенням походження товару, яке вказує на конкретне географічне місце, з якого походить товар. Дане питання регулюється Законом України “Про охорону прав на зазначення походження товарів” від 16 червня 1999 р. № 752-XIV (далі – Закон про походження товарів). Закон про походження товарів передбачає два випадки, коли реєстрація кваліфікованого зазначення походження товару не є підставою для визнання свідоцтва недійсним. По-перше, коли особа, яка має право власності на товарний знак, одночасно має право на використання кваліфікованого зазначення походження товару, що підтверджується відповідним свідоцтвом. По-друге, коли кваліфіковане зазначення походження товару є лише недомінуючим елементом товарного знака та не перебуває під правовою охороною, наданою товарним знакам.

ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ СВІДОЦТВА НЕДІЙСНИМ

Свідоцтво може бути визнане недійсним лише в судовому порядку, що виключає можливість свавільності та упередженості з боку Департаменту. Крім того, воно також надає можливість застосувати принцип змагальності під час судового розгляду справи. Вказана можливість надана особі, яка заперечує проти охорони відповідного товарного знака, та особі, яка користується правом на одержання такої охорони.

У судовому порядку свідоцтво може бути визнане недійсним повністю або частково, що свідчить про те, що в разі визнання свідоцтва недійсним у певній частині (коли ознаки елемента/елементів зображення товарного знака визнані судом недійсними з підстав, передбачених п. 1 ст. 19 Закону про товарні знаки, що розглянуті вище), інші складові товарного знака, які не були визнані недійсними, продовжують перебувати під правовою охороною.

З огляду на те, що рішення суду набирає законної сили після закінчення строку, передбаченого законодавством для апеляції (ст. 85 ГПК України, ст. 231 ЦПК України), особа має право на подальше оскарження рішення суду в вищих інстанціях. Після того, як судове рішення набрало законної сили, Департамент у повідомному порядку вміщує інформацію про це в своєму офіційному бюлетені. При цьому свідоцтво (повністю або частково – залежно від рішення суду) вважається таким, що не набрало чинності з дати подання заявки на видачу свідоцтва. Датою подання заявки на видачу свідоцтва вважається дата одержання Департаментом від заявника належних матеріалів (клопотання про реєстрацію товарного знака, відомостей про заявника та його адреси, зовнішнього зображення позначення, що може бути товарним знаком, відомостей щодо переліку товарів або послуг, для яких заявляється товарний знак тощо).

ТОВАРНИЙ ЗНАК У ПРОЕКТІ ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ТА МІЖНАРОДНИХ АКТАХ

У проекті Цивільного кодексу України (в редакції від 29 листопада 2001 р.) (далі – проект) праву інтелектуальної власності на торговельні марки присвячений окремий розділ. Проект з розглядуваного питання містить відсилочну норму з посиланням на закон. Серед новел можна відзначити таку додаткову підставу для визнання свідоцтва недійсним (за проектом – для дострокового припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку), як перетворення торговельної марки в загальновживане позначення певного виду товарів чи послуг. Інших нововведень з тематики даної роботи проект не містить. Щодо чинного Цивільного кодексу України, то в питаннях, пов’язаних з товарним знаком, він відсилає до Закону про товарні знаки. Отже, з прийняттям нового Цивільного кодексу відчутних змін у погляді законодавця на підстави визнання свідоцтва не передбачається.

Розглянемо окремі положення міжнародних нормативно-правових актів – угод, чинних для України, які не лише відображають міжнародний досвід та практику, а й, відповідно до ст. 9 Конституції України, є частиною національного законодавства нашої держави. Важливість таких міжнародних актів пояснюється тим, що встановлені ними правила, які відрізняються від норм законодавства України про товарні знаки, користуються пріоритетом порівняно з останніми (ст. 3 Закону про товарні знаки).

Відповідно до Паризької конвенції, країни, що входять до Союзу з охорони промислової власності, зобов’язуються не допускати, відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію, а також забороняти застосування товарного знака, який (або домінуюча складова частина якого) відтворює, імітує інший товарний знак чи є його перекладом, що, в свою чергу, може призвести до “змішування з товарним знаком, який є загальновідомим як знак особи, що користується привілеями Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів”. По суті дане положення знайшло відображення в Законі про товарні знаки як одна з підстав визнання свідоцтва недійсним, а саме через невідповідність зареєстрованого товарного знака умовам надання правової охорони, зокрема в зв’язку з можливістю введення в оману щодо товарів, послуг або осіб, які виробляють даний товар чи надають послуги, а також за ознакою схожості, тотожності з товарними знаками інших осіб. Паризька конвенція окремо зупиняється на питанні про строки подання вимоги щодо скасування реєстрації товарного знака: такий строк має бути не меншим за п’ять років, а вимога про скасування реєстрації товарних знаків, які недобросовісно використовуються (ті, що підпадають під поняття недобросовісної конкуренції згідно зі ст. 10bis Конвенції), взагалі не обмежується жодними строками. Крім того, ст. 6quinquies Конвенції подає вичерпний перелік випадків, в яких товарний знак, зареєстрований належним чином у країні походження, може бути відхилений при реєстрації в інших країнах Союзу чи визнаний недійсним. Даний перелік передбачає три випадки: по-перше, можливість порушення прав третіх осіб у країні, де витребується охорона; по-друге, відсутність розрізняльних ознак, виключно описовий характер чи загальновживаність у країні, де витребується охорона; по-третє, суперечність товарного знака нормам моралі чи громадському порядку в країні, де витребується охорона, в тому числі якщо товарний знак має оманливий характер.

Мадридська угода не містить положень про визнання недійсним свідоцтва, однак Протокол, до якого Україна приєдналася 1 червня 2000 р., містить статтю, що стосується відмови в охороні та визнання недійсною міжнародної реєстрації (ст. 5). Зазначена стаття присвячена питанню відмови власнику міжнародної реєстрації в охороні відповідного товарного знака на території іншої держави (причому така відмова може ґрунтуватися виключно на підставах, визначених Паризькою конвенцією). Визнання міжнародної реєстрації недійсною можливе тільки за умови дотримання відповідною державою двох умов, які можуть бути розцінені як гарантії дотримання прав власника міжнародної реєстрації. По-перше, надання власнику можливості захисту своїх прав. По-друге, повідомлення Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності, яке веде реєстр товарних знаків, що користуються охороною завдяки міжнародній реєстрації.

Враховуючи викладене, з метою практичного попередження можливості визнання свідоцтва недійсним необхідно звернути увагу на такі моменти.

По-перше, перед прийняттям рішення про подачу заявки на видачу свідоцтва необхідно провести власну “експертизу” на предмет відповідності товарного знака умовам надання правової охорони (ст. 5 Закону про товарні знаки) та відсутності в ньому елементів, які можуть бути оцінені як підстави для відмови в наданні правової охорони (ст. 6 Закону про товарні знаки). Такі заходи є превентивними як в розрізі питання потенційного визнання свідоцтва недійсним, так і в розрізі питання проходження заявкою експертизи та одержання свідоцтва. По суті необхідно перевірити товарний знак та його елементи, використовуючи зазначені норми Закону про товарні знаки, що можна зробити самостійно або скориставшись послугами фахівців (юристів, патентних повірених). Одним з найбільш проблемних моментів є перевірка тотожності чи схожості товарного знака з іншими знаками. У випадку використання послуг патентного повіреного при складанні, поданні заявки та одержанні свідоцтва з останнім необхідно обумовити те, що в його обов’язки входитиме забезпечення проведення перевірки щодо тотожності та схожості товарного знака. У випадку самостійного вчинення зазначених дій можна звернутися до Департаменту (сьогодні цим займається Філія “Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг” ДП “Український інститут промислової власності”), який на договірних засадах надає послуги з пошуку інформації щодо тотожності та схожості товарного знака, проводять таку експертизу щодо зареєстрованих та поданих до реєстрації товарних знаків по визначеним у запиті класам МКТП (тобто тим, по яким подаватиметься заявка на видачу свідоцтва) та надає офіційний звіт. Даний звіт може бути використаний як доказ первинності заявки відносно іншої заявки на схожий або тотожний товарний знак. Якщо існує загроза того, що товарний знак, який заявляється, є схожим з іншими об’єктами інтелектуальної власності (кваліфікованим зазначенням походження товару, сертифікаційним знаком тощо) або містить їх в якості елементів, Департамент може провести аналогічну експертизу. Якщо після подання заявки виникне необхідність внесення виправлень, уточнень, додаткової інформації або змін до матеріалів заявки, необхідно суворо дотримуватися порядку, встановленого п. 3.3 Правил. Крім того, при видачі свідоцтва слід перевірити відповідність зображення товарного знака та переліку товарів і послуг, що містяться в свідоцтві, тому зображенню товарного знака та переліку товарів і послуг, які були визначені при поданні заявки на видачу свідоцтва. Перелічені заходи спрямовані на попередження виникнення всіх обставин, визначених чинним законодавством підставами для визнання свідоцтва недійсним, а їх здійснення значно зменшить ризик визнання свідоцтва недійсним у майбутньому.

. Зміст права інтелектуальної  власності

Для сучасної концепції українського цивільного права характерним є те, що право інтелектуальної власності стосовно особи розглядається у двох значеннях: 1) як елемент правосуб'єктності (правоздатності, статусу) особи; 2) як суб'єктивне право.

Відповідно і зміст права інтелектуальної власності має два тлумачення.

По-перше, йдеться про сукупність майнових та немайнових прав, які разом становлять право інтелектуальної власності як елемент статусу приватної особи. Саме такого змісту права Інтелектуальної власності стосуються ст.ст.418, 423, 424, 425 ЦК.

Зокрема ч.2 ст.418 ЦК розкриває зміст права інтелектуальної власності, як елементу правосуб'єктності, вказуючи, що право Інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається ЦК та Іншими законодавчими актами.

Згідно зі ст.423 ЦК особистими немайновими правами суб'єктів права інтелектуальної власності є:

1) право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) об'єкта права інтелектуальної власності;

2) право перешкоджати будь-якому  посяганню на право інтелектуальної  власності, здатному завдати шкоди  честі чи репутації творця  об'єкта права інтелектуальної  власності;

3) інші особисті немайнові права, встановлені законом. Зазначені немайнові права можуть бути поділені на два види: а)

особисті немайнові права, пов'язані з майновими правами; б) особисті немайнові права, не пов'язані з майновими правами.

Особистим немайновим правом, пов'язаним із майновими правами, є право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) об'єкта права інтелектуальної власності. У Цьому випадку визнання автором породжує для людини усю сукупність майнових прав інтелектуальної власності (ст.424 ЦК).

Особистим немайновим правом, не пов'язаним із майновими правами, є право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об'єкта права інтелектуальної власності, та деякі інші особисті немайнові права. Хоча завдання шкоди честі чи репутації творця об'єкта права інтелектуальної власності має наслідком виникнення у нього права на відшкодування моральної шкоди, однак це є наслідком правопорушення, а не результатом творчої діяльності.

Висновок про те, що ч.І ст.423 ЦК розрізняє два види особистих немайнових прав суб'єкта права інтелектуальної власності (особисті немайнові права, пов'язані з майновими правами, та особисті немайнові права, не пов'язані з майновими правами), не суперечить положенням ч.З цієї ж статті про те, що особисті немайнові права інтелектуальної власності не залежать від майнових прав інтелектуальної власності. Співвідношення між цими правами виглядає таким чином. Особисте немайнове право на визнання творця об'єкта інтелектуальної власності автором породжує для нього усю сукупність майнових прав інтелектуальної власності. Водночас навіть якщо він не реалізує жодного із майнових прав, це не вплине на його право бути автором твору, захищати недоторканність цього твору тощо.

Особисті немайнові права є чинними безстрокове (ч.І ст.425 ЦК). Вони можуть відчужуватися (переходити від автора до іншої особи) лише у виняткових випадках, спеціально встановлених законом. Таке рішення пов'язане з тим, що ці особисті немайнові права належать саме певній особі — автору, творцю об'єкта права інтелектуальної власності. Поміж винятків із загального правила можна назвати перехід у разі смерті автора його права на охорону недоторканності твору до особи, уповноваженої на це автором (ст.439 ЦК).

Майнові права суб'єкта права інтелектуальної власності — це суб'єктивні права учасників правовідносин, що виникають в результаті інтелектуальної, творчої діяльності, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном, а також з тими матеріальними вимогами, які виникають з приводу розподілу цього майна і обміну.

Майнові права у правовідносинах інтелектуальної власності можуть бути як абсолютним (виключним) правом творця або інших осіб на об'єкт права інтелектуальної власності, так і мати зобов'язальний характер у правовідносинах, пов'язаних з передачею цих прав від автора до іншої особи.

Частина 1 ст.424 ЦК включає обидва вказані вище види майнових прав інтелектуальної власності, зазначаючи, що такими майновими правами є:

1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;

2) виключне право дозволяти використання  об'єкта права інтелектуальної  власності;

3) виключне право перешкоджати  неправомірному використанню об'єкта  права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної  власності, встановлені законом.

Загалом вказані майнові права інтелектуальної власності належать до абсолютних прав речового характеру, мають виключний характер. Водночас у процесі їх використання можуть виникати і права зобов'язального характеру (наприклад, при укладенні договору про передачу твору автором для використання іншою особою).

Хоча майнові права інтелектуальної власності належать до абсолютних прав і підлягають абсолютному захисту, законом можуть бути встановлені винятки та обмеження в майнових правах інтелектуальної власності. Однак такі обмеження та винятки можливі за умови, що вони не створюють істотних перешкод для нормальної реалізації майнових прав інтелектуальної власності та здійснення законних інтересів суб'єктів цих прав.

На відміну від особистих немайнових прав інтелектуальної власності, існування майнових прав у правовідносинах інтелектуальної власності обмежене строком. Частина 2 ст.425 ЦК, де закріплене це правило, не встановлює конкретних термінів, а лише вказує, що майнові права інтелектуальної власності є чинними протягом строків, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором. Отже, ця норма має відсильний характер. Прикладом спеціальної норми, що встановлює конкретний строк у цій галузі, може бути ст.446 ЦК, яка передбачає, що за загальним правилом строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір спливає через 70 років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком смерті автора чи останнього із співавторів, який пережив інших співавторів. З цього правила законом можуть бути встановлені винятки. Скажімо, строк чинності суміжних майнових прав у більшості випадків складає 50 років (ст.456 ЦК).