Концепция повышения эффективности борьбы с незаконным использованием товарных знаков

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, либо в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

5. Лицо, производящее предупредительную маркировку по отношению к не зарегистрированному в Российской Федерации товарному знаку, несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации [8, §2].

Статьей 14.10 Кодекса об административных правонарушениях РФ предусмотрена административная ответственность за незаконное использование чужого товарного знака [19,ст. 14.10].

В соответствии с этой статьей незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара; на должностных лиц - от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара; на юридических лиц - от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара.

В статье 4 Закона РФ от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (с последующими изменениями и дополнениями) нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения: на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях к продаже товаров; в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации. Товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно используется товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными [17, ст. 4].

В случае если субъектом данного административного правонарушения является организация или индивидуальный предприниматель рассмотрение дела осуществляет арбитражный суд, так как в соответствии со ст. 23.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ судьи арбитражных судов рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6.14, 7.24, 14.1, 14.10 - 14.14, частями 1 и 2 статьи 14.16, частями 1, 3 и 4 статьи 14.17, статьями 14.18, 14.21 - 14.23, 14.27, 15.10, частями 1 и 2 статьи 19.19 настоящего Кодекса, совершенных юридическими лицами, а также индивидуальными предпринимателями [19].

Незаконное использование товарного знака (знака обслуживания) или сходного с ним до степени смешения обозначения - один из наиболее часто встречающихся нарушений в области интеллектуальной собственности.

И этому есть ряд объективных причин. Во-первых, это связано с появлением в стране все большего числа хозяйствующих субъектов. Во-вторых, этот вид собственности имеет более массовый характер по сравнению с другими объектами. В-третьих, развитие экономических связей обеспечивает потребительский спрос на импорт (экспорт) новых брендовых товаров и услуг (под брендом  понимается совокупность устойчивых ассоциаций, вызываемых у адресата названием, товарным знаком, упаковкой и внешним видом товара, а также грамотно осуществляемой маркетинговой политикой).

3.2 Методы повышения эффективности борьбы с незаконным использованием товарных знаков

Правообладатель, пострадавший от незаконных действий по использованию его товарного знака, прилагая определенные усилия, может добиться не только прекращения нарушения исключительных прав на товарный знак, взыскать убытки либо установленную судом компенсацию в размере от 100 тысяч до 5 миллионов рублей, но и привлечения виновного лица к административной либо уголовной ответственности. Даже в том случае, если правообладатель обладает собственной юридической службой, достичь указанных результатов без привлечения специалистов в области правовой охраны интеллектуальной собственности достаточно трудно. Опыт показывает, что юристы, не специализирующиеся непосредственно в делах, связанных с защитой прав на объекты интеллектуальной собственности, зачастую некорректно используют или интерпретируют положения соответствующих нормативных актов, что может крайне негативно сказаться на всей работе, которую владелец товарного знака намерен провести с нарушителем своих прав.

Опыт свидетельствует о том, что наиболее эффективным методом борьбы с незаконным использованием зарегистрированных товарных знаков или обозначений, сходных с ними до степени смешения, является, как ни странно, не привлечение правоохранительных органов к прекращению такой незаконной деятельности, а ведение переговорной работы с нарушителями прав на данную категорию объектов промышленной собственности. Дело в том, что нормы действующего Уголовного кодекса Российской Федерации, и, в частности, ст. 180 "Незаконное использование товарного знака", и, порой, нормы Кодекса РФ об административных правонарушениях (ст. 14.10), оказываются по ряду причин неприменимыми на практике [19; 35].

Попытка добиться решения о запрете незаконного использования товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, посредством обращения в суд с соответствующим иском, рискует затянуться, и может повлечь расходы, порой превосходящие возможную выгоду от "благоприятного" для истца судебного решения, тем более что ответчик, пригласив профессионального юриста к участию в деле, всегда сможет затянуть ход рассмотрения дела. Таким образом, у владельца товарного знака остается сравнительно ограниченное поле деятельности по прекращению нарушения своих прав. Начинать урегулирование вопроса о прекращении нарушения прав на товарный знак следует, разумеется, с получения доказательств его нарушения. В качестве доказательств могут фигурировать, как правило, товары, изготовленные (проданные, импортированные) нарушителем прав или их предложение к продаже, т. е. реклама. Важно отметить, что порой приобретение у нарушителя прав на товарный знак, образца товара, нарушающего права владельца объекта промышленной собственности, само по себе может быть связано со значительными затратами. В связи с этим при определении предполагаемой сметы расходов на пресечение незаконного использования товарных знаков целесообразно принимать во внимание обстоятельства, связанные с каждым конкретным нарушением, и не стремиться при первой же возможности приобрести образец продукции. Иногда достаточно только сбора информации рекламного характера и получения прейскурантов с упоминанием товаров, нарушающих права на товарный знак. В случае если обстоятельства позволяют, целесообразно сфотографировать образец контрафактного товара. Вторым и зачастую определяющим весь дальнейших ход мероприятий, связанных с пресечением незаконного использования товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, является подготовка и направление претензионного письма нарушителю. Для этих целей настоятельно рекомендуется обратиться к специалисту, профессионально занимающемуся вопросами борьбы с нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности. Это связано в основном с тем, что такой специалист должен, помимо юридических навыков, владеть методологией сравнительного анализа зарегистрированного (или охраняемого) в Российской Федерации товарного знака и обозначения, которое предположительно является тождественным ему или сходным с ним до степени смешения.

В случае если речь идет о нарушении прав на товарный знак претензионное письмо, адресованное нарушителю, как правило, должно содержать обоснование использования нарушителем чужого товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения. Также должна быть обоснована незаконность использования товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, на основе ст. 4 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях места происхождения товаров" (важно иметь ввиду, что недавно была принята новая редакция данного закона). В заключение целесообразно сформулировать перечень конкретных требований к нарушителю с указанием сроков их выполнения и последствий оставления письма без ответа. Надо отметить, что основной задачей претензионного письма является, как это ни странно, не угроза нарушителю или немедленное исполнение всех требований, изложенных в документе, а приглашение нарушителя к диалогу. Для этого письмо должно содержать ряд дополнительных пунктов, которые предназначены как раз для последней цели.

Как правило, правильно написанное и надлежащим образом доставленное (о доставке письма, особо, далее) нарушителю позволяет пригласить его на переговоры или начать переписку, в ходе которой можно установить мотивы и цели его действий, а также скорректировать выбранную тактику пресечения нарушения прав на товарный знак. Очень часто нарушитель воспринимает требование владельца товарного знака, изложенное в претензии, надлежащим образом, и дело решается быстро и практически с нулевыми затратами для предъявителя претензии. В 70 процентах случаев ведения переговоров с нарушителями прав на товарные знаки в течение первых пяти минут удается выяснить, что нарушитель не подозревал о наличии специального законодательства, регулирующего сферу интеллектуальной собственности.

Результатом правильного построения отношений с нарушителем прав на объекты интеллектуальной собственности возможны различные варианты решения данной проблемы. Во-первых, наиболее частым является добровольное прекращение нарушения прав на товарный знак его виновником (вероятнее всего, он переквалифицируется на конкурента владельца товарного знака). Вторым возможным вариантом, хотя и сравнительно редким, является установление полноценных коммерческих лицензионных отношений с бывшим нарушителем прав на товарный знак. Обязательным условием при этом должно быть приведение товаров, производимых лицензиатом (т.е. бывшим нарушителем), в соответствие со стандартами качества лицензиара (владельца товарного знака) и регистрация лицензионного договора в Российском агентстве по патентам и товарным знакам. Иногда владелец товарного знака может получить денежную компенсацию от нарушителя, значительно превосходящую его затраты на борьбу с нарушением своих прав. Также возможна и передача владельцу товарного знака произведенных и не распроданных товаров, нарушающих права на товарный знак. Помимо изложенных вариантов от нарушителя можно потребовать прекратить рекламу контрафактных изделий, в том числе в сети Интернет. Исключительно важными элементами при проведении работы по пресечению нарушений прав на товарные знаки является профилактика возможных нарушений посредством распространения предупредительных писем в дистрибьюторской (дилерской, агентской и т.п.) сети и привлечение широкой общественности (как правило, потребителей) с помощью средств массовой информации к работе владельца товарных знаков по пресечению такого незаконного использования объектов интеллектуальной собственности. Такая работа имеет исключительно важное значение и позволяет повысить объемы продаж и укрепить деловую репутацию владельца товарного знака, особенно, когда речь идет о незаконном использовании товарных знаков в отношении товаров массового потребления (продукты питания, средства гигиены, лекарственные средства). Целью таких писем обычно является уведомление максимального числа посредников (дистрибьюторов, агентов) между производителем оригинальных товаров и конечными потребителями о последствиях, которые могут возникнуть для них при приобретении товаров, в отношении которых товарный знак или обозначение, сходное с ним до степени смешения, используются незаконно. Текст такого письма также должен быть подготовлен профессиональным юристом, при этом письмо должно иметь исключительно "дипломатический" характер.

Данный метод эффективен, так как имеет место проблема правовой безграмотности граждан, потому что они зачастую не подозревают, что нарушают закон. Таким ситуациям должны препятствовать фирмы-правообладатели. Они должны доносить до широкой публики (например, через рекламу) о своих правах на данный товарный знак, и что при нарушении такового это влечет за собой гражданскую, административную и уголовную ответственность. Средства массовой информации, привлекаемые к публикации сведений о фактах выявления производства и продажи контрафактных изделий, а также о мерах, принимаемых владельцем товарного знака в отношении нарушителей его прав, также является очень эффективным и полезным инструментом в работе над пресечением незаконной деятельности производителей и распространителей контрафактной продукции. Призванные привлечь в первую очередь рядовых потребителей, такие статьи служат не только мерой профилактики нарушений прав на товарные знаки и иллюстрацией серьезности намерений владельцев товарных знаков, но и по сути, служат эффективной рекламой товаров, обозначаемых подделываемым товарным знаком, что дает возможность подчеркнуть выдающийся статус таких товарных знаков и продемонстрировать заботу его владельца о потребителях.

Эффективный метод воздействия на компании, которые используют чужие товарные знаки - это административное давление со стороны государства, но это должно сочетаться с эффективной правоприменительной практикой. Сейчас штраф за незаконное использование товарного знака составляет от 30 тыс. до 40 тыс. рублей. Исходя из выше изложенного, считаю, Федеральной Антимонопольной Службе РФ (ФАС) необходимо внести поправки в закон о защите конкуренции и  изменить величину штрафа до 1% от оборота фирмы. При таких штрафах компания много раз подумает, прежде чем посягать на чужие бренды.  Ведь если ФАС докажет ее вину, она не только понесет репутационные риски, но и лишится денег на развитие.

Чаще всего с незаконным использованием бренда сталкиваются компании, работающие на потребительском рынке. Один раз в жизни штраф в размере 1% от оборота «никого не убьет» - рентабельность в зависимости от отрасли составляет 5-20%. Тем более что чиновники будут взимать 1% от оборота по бухгалтерской отчетности, но здесь они могут столкнуться с проблемой, так как  «белые» компании если и используют чужой бренд, то только ненамеренно. А у тех, кто на этом строит свой бизнес, нулевой баланс, так что и 1% от выручки - это ноль. Сейчас нередко случается так, что суд признает вину и взыскивает штраф, но компания ничего не платит, потому что счета ее пусты.

Следующий метод повышения эффективности борьбы с использованием чужих товарных знаков - сотрудничество государства и бизнеса в сфере защиты интеллектуальной собственности. Предприниматели должны отражать интеллектуальную собственность в своих активах и балансах. Капитализация интеллектуальной собственности в своих активах - это важно для России, если мы хотим легитимно войти в новую экономику, с новым легитимным оборотом нематериальных активов. За рубежом доля нематериальных активов в балансе предприятий составляет до 60-70%, у российских хозяйствующих субъектов - менее 1%. Это означает, что те объекты нематериальной собственности, которые сегодня формируют экономические, правовые и производственные отношения, нелегальным образом вводятся в хозяйственный оборот.