Лицензионный договор

Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной).

В одном лицензионном договоре в  отношении различных способов использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации допускается содержание условий, предусматривающих применение неисключительной и неисключительной лицензий.

Из дальнейшего содержания указанной  статьи следует, что авторский договор о передаче исключительных прав представляет собой исключительную лицензию, а содержание данного договора сводится не к передаче исключительных прав, а к разрешению использовать произведения

определённым способом и в установленных  договором пределах лицу, которому права передаются¹⁰. Авторский договор о передаче неисключительных прав представляет собой простую (неисключительную) лицензию, а содержанием данного договора является разрешение пользователю (лицензиату) использовать произведение наравне с обладателем исключительных прав, и (или) другими лицами, аналогичным образом управомоченным правообладателем.

Отметим, что терминология части  IV Гражданского кодекса РФ некорректна. Её некритичное использование может привести к выводу о существовании помимо исключительных прав ещё каких-то прав, неисключительных, содержание которых неизвестно. Более того, невыдержанность терминологии не позволяет установить предмет авторского договора в смысле права на использование или разрешение, выдаваемое пользователю.

Также, лицензиат обязан представлять лицензиару отчёты об использовании  результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если лицензионным договором не предусмотрено  иное. Если в лицензионном договоре, предусматривающем представление отчётов об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчёты лицензиару по его требованию.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечёт ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, установленную Гражданским кодексом РФ, другими законами или договором.

Но наиболее существенной особенностью лицензионного договора следует признать возможность (если это предусмотрено лицензионным договором) лицензиара осуществлять дальнейшую передачу прав.

В соответствии со статьёй 1238 Гражданского кодекса РФ при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор).

По сублицензионному договору сублицензиату  могут быть предоставлены права  использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.

Сублицензионный договор, заключенный  на срок, превышающий срок действия лицензионного договора, считается заключенным на срок действия лицензионного договора.

Ответственность перед лицензиаром  за действия сублицензиата несёт  лицензиат, если лицензионным договором  не предусмотрено иное.

К сублицензионному договору применяются  правила Гражданского кодекса РФ о лицензионном договоре.

Таким образом, вследствие этого становится возможной и на практике часто  встречается следующая ситуация: исключительная (полная) лицензия, охватывающая все возможные способы использования, с предоставлением лицензиату возможности осуществлять дальнейшее распоряжение полученными правами. При таких условиях лицензионный договор становится (с экономической точки зрения) полным аналогом договора об уступке исключительного права.

Также, следует отметить, что суд  может по требованию заинтересованного лица принять решение о предоставлении этому лицу на указанных в решении суда условиях права использования результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит другому лицу. Так называемая принудительная лицензия.

 

1.2. Содержание и особенности  лицензионного договора.

Лицензионный договор – гражданско-правовой договор, в силу которого патентообладатель (лицензиар) передает право на использование  охраняемого изобретения, полезной модели или промышленного образца в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные договором.

В отличие от договора об уступке патента, в рамках лицензионных договоров происходит не полная, а частичная передача исключительных прав патентообладателя.

Нормативное регулирование  лицензионного договора регламентируется ГК РФ ст. 1235–1239, 1362, 1367–1369. Из числа  ведомственных актов, устанавливающих правила о лицензионных договорах, следует назвать вышеупомянутые Правила регистрации договоров, а также Правила подачи и рассмотрения заявления патентообладателя о предоставлении права на открытую лицензию и публикации сведений о таком заявлении, утв. Роспатентом 30 ноября 1994 г. В Патентном законе данный договор был регламентирован ст. 13.

Статья 1367 ГК РФ несколько изменила понятие лицензионного  договора и определяет его следующим  образом – как договор, по которому одна сторона – патентообладатель (лицензиар) – предоставляет или обязуется предоставить другой стороне – лицензиату – удостоверенное патентом право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в установленных договором пределах.

Договор является консенсуальным, двустороннеобязывающим и, как правило, возмездным.

Существенным  условием договора является его предмет  – предоставление права на использование  запатентованного объекта. Предмет  должен быть сформулирован таким  образом, чтобы определить объем  передаваемых прав. Договором может быть предусмотрено право лицензиара заключать сублицензионные договоры.

Цена договора не является существенным условием.

Выделяют две  основные формы платежей: единовременные и периодические денежные суммы. Допускается и сочетание различных форм внесения платежей.

Вместо или вместе с внесением  платежей на лицензиара может быть возложена обязанность по поддержанию  патента в силе (уплате патентных  пошлин) и другие обязанности имущественного или неимущественного характера. Закон  ничего не говорит о сроке лицензионного договора. Лицензионный договор может быть заключен без указания срока действия, т.е. на период действия патента либо с указанием срока действия. Таким образом, можно сделать вывод, что лицензионный договор всегда носит срочный характер.

К форме лицензионного  договора предъявляются требования, аналогичные требованиям к форме  договора об уступке патента. Лицензионный договор также подлежит регистрации  в Роспатенте под страхом недействительности.

Такие же требования предъявляются и к договорам, вытекающим из лицензионного договора, к дополнительным соглашениям к нему.В зависимости от предмета лицензии лицензионные договоры подразделяются на:

- лицензионные договоры на изобретения;

- лицензионные договоры на полезные  модели;

- лицензионные договоры на промышленные  образцы;

- лицензионные договоры на селекционные  достижения;

- лицензионные договоры на топологии  интегральных микросхем;

- лицензионные договоры на товарные  знаки;

- лицензионные договоры на ноу-хау.

В зависимости от вида лицензии лицензионные договоры подразделяются на:

- лицензионные договоры на "чистые" лицензии;

- лицензионные договоры на сопутствующие  лицензии;

- лицензионные договоры на возвратные  лицензии;

- лицензионные договоры на перекрестные  лицензии;

- лицензионные договоры на принудительные лицензии;

- лицензионные  договоры на открытые лицензии;

- лицензионные  договоры на обязательные лицензии;

- лицензионные  договоры на сублицензии.

Лицензия считается "чистой", если права на использование  объектов промышленной собственности, селекционного достижения, топологии интегральной микросхемы или ноу-хау предоставляются в рамках самостоятельного лицензионного договора, а не в составе других торговых сделок.

Сопутствующие лицензии предусматривают передачу прав на использование объектов промышленной собственности, селекционного достижения, топологии интегральной микросхемы или ноу-хау в лицензионной форме в составе других коммерческих сделок.

Возвратная  лицензия предоставляет лицензиару право на использование объекта техники или технологии, разработанных лицензиатом на основе знаний, первоначально полученных им по основному лицензионному договору. Обязательства в отношении возвратных лицензий обычно вытекают из статьи "Технические усовершенствования и новые патенты", включаемой в типовые лицензионные договоры.

Перекрестная  лицензия (кросс-лицензия) означает взаимное предоставление патентных прав различными патентообладателями в тех случаях, когда они не могут осуществлять производственную или коммерческую деятельность, не нарушая патентных прав друг друга.

Принудительная  лицензия - это разрешение, выдаваемое компетентным государственным органом  заинтересованному лицу на использование  запатентованного изобретения, полезной модели, промышленного образца или  селекционного достижения в случае длительного неиспользования или недостаточного использования патентообладателем своей разработки, а также отказа в продаже лицензий.

Сублицензия - это  право, предоставляемое лицензиатом  на использование объекта промышленной собственности или селекционного достижения третьим лицам при согласии лицензиара и на условиях, которые должны быть оговорены в основном лицензионном договоре между лицензиаром и лицензиатом.

В зависимости  от объема передаваемых прав лицензионные договоры подразделяются на:

- лицензионные  договоры на передачу неисключительной (простой) лицензии;

- лицензионные  договоры на передачу исключительной  лицензии;

- лицензионные  договоры на передачу полной  лицензии;

- лицензионные  договоры на продажу патента.  Неисключительная (простая) лицензия дает лицензиату право на согласованных условиях, территории и в течение установленного срока использовать определенный предмет лицензии при одновременном сохранении за лицензиаром на этой же территории права использовать этот же предмет лицензии, а также предоставлять на него лицензии другим лицам.

Исключительная  лицензия дает лицензиату право на согласованных условиях, территории и в течение установленного срока  использовать предмет лицензии на монопольных  началах. При этом на данной территории и в течение этого срока лицензиар не вправе использовать предмет лицензии, а также предоставлять лицензии другим лицам.

Полная лицензия предоставляется лишь на объекты  промышленной собственности и селекционные достижения и дает лицензиату все  права на использование патента без ограничения территории и на весь срок его действия. Этим она отличается от исключительной лицензии, которая может предоставляться также на ноу-хау и содержать ограничения в отношении срока, территории и области применения предоставленных прав. В отличие от продажи патента, которая означает смену патентообладателя с переходом к нему всех прав, вытекающих из патента, при продаже полной лицензии патентообладатель остается прежним.

В зависимости  от способа охраны объектов интеллектуальной собственности лицензионные договоры делятся на:

- патентные  лицензионные договоры;

- беспатентные  лицензионные договоры.

К патентным  относятся договоры, предусматривающие  передачу прав на использование защищенных патентами и свидетельствами  изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, товарных знаков. В рамках беспатентных лицензионных договоров осуществляется передача прав на ноу-хау, включая неохраняемые технические решения, секреты производства, технические, коммерческие и производственно-экономические знания и опыт.

В зависимости  от статуса и отношений субъектов  лицензионных сделок различают:

- лицензионные  договоры, заключаемые между юридически  и финансово - независимыми между  собой фирмами (межфирменные лицензионные договоры);

- лицензионные  договоры, заключаемые в рамках  объединений родственных компаний (внутрифирменные лицензионные договоры).

Сторонами лицензионного  договора являются: лицензиар, лицензиат.

Лицензиар - это  лицо, передающее принадлежащее ему право на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, селекционное достижение, топологию интегральной микросхемы, ноу-хау. В качестве лицензиара может выступать:

- патентообладатель;

- владелец товарного знака;

- автор топологии  интегральной микросхемы;

- владелец ноу-хау.

Лицензиат - это  лицо, приобретающее у другой стороны  договора (лицензиара) право на использование  изобретения, полезной модели, промышленного  образца, селекционного достижения, топологии интегральной микросхемы, товарного знака или ноу-хау в объеме, предусмотренном договором, и принимающее на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные договором.