Лицензионный договор

По  этой причине содержание статьи 454 и 559 ГК РФ не следует понимать как предусматривающее возможность заключения договора купли-продажи товарного знака. При продаже предприятия необходимо произвести передачу товарного знака посредством договора отчуждения в соответствии с установленным для данного договора порядком. Следовательно, недостаточный объем правового регулирования договоров отчуждения исключительного права на товарный знак может быть восполнен только за счет общих положений

Закон содержит единственное ограничение в отношении заключения рассматриваемого договора: отчуждение исключительного права на товарный знак не допускается, если оно может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя (ч.2 ст.1488 ГК РФ). Так, если в результате отчуждения товарного знака, который ассоциировался с товарами высокого качества, будут маркироваться низкокачественные товары, то права потребителей в данном случае будут нарушены. Вместе с тем следует учитывать разъяснение, данное в информационном письме Президиума ВАС РФ от 29 июля 1997 г. № 19 «Обзор практики споров, связанных с защитой прав на товарный знак»²⁵, в котором было высказано мнение о том, что изготовление продукции ненадлежащего качества новым владельцем товарного знака не может служить основанием для признания сделки по уступке товарного знака недействительной, так как условие о качестве не является содержанием такой сделки, в отличие от лицензионного договора.

В качестве примера приводится следующее дело. Товарищество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с иском о запрещении акционерному обществу выпускать товары с товарным знаком, владельцем которого является истец на основании договора об уступке ему товарного знака третьим лицом.

Акционерное общество иск не признало, полагая, что сделка по уступке товарного  знака ничтожна, так как создает  искаженное представление о товаре и его изготовителе. В качестве доказательства акционерным обществом  предоставлено предписание Департамента фармации, запрещающее товариществу реализацию товаров из-за их ненадлежащего качества.

Арбитражный суд отказал в иске.

В Обзоре было отмечено, что указанное решение  по делу отменено, поскольку в соответствии с законом отчуждение исключительного  права на товарный знак не допускается, если она может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. Изготовление продукции ненадлежащего качества новым владельцем товарного знака не может служить основанием для признания сделки по уступке товарного знака недействительной, так как условие о качестве товара не является содержанием такой сделки, в отличие от лицензионного договора.

Пункт 27 Правил регистрации договоров  о передаче исключительного права на изобретение полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживании, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных²⁶ содержит примерный перечень обстоятельств, расцениваемых Роспатентом как возможные основания для признания договора отчуждения товарного знака вводящими в заблуждение. Однако большинство из указанных обстоятельств не могут в реальности служить основаниями для отказа в регистрации договора уступки. Например, закон не содержит запрета на отчуждение общеизвестного товарного знака, а использование в обозначении государственного герба или эмблемы служит в большинстве случаев основанием для отказа в регистрации самого товарного знака, следовательно, невозможность его отчуждения очевидна.

Договор отчуждения исключительного права  на товарный знак должен быть заключен в письменной форме и подлежит регистрации в Роспатенте. В соответствии с ч.3 ст.433, ч.4 ст.1234 ГК РФ такой договор считается заключенным с момента государственной регистрации, поэтому исключительное право на товарный знак по данному договору переходит от правообладателю к приобретателю в момент государственной регистрации.

Лицензионный договор, в отличие от договора отчуждения исключительного права на товарный знак, передает не все правомочия собственника товарного знака, а лишь одно — право на его использование в предусмотренных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, применительно к определенной предпринимательской деятельности.

Лицензионный  договор так же, как и договор  отчуждения исключительного права  на товарный знак, может заключаться в отношении всех или части товаров, для которых знак зарегистрирован.

Лицензиар, в отличие от лица, уступившего  товарный знак, может сам использовать свой знак одновременно с лицензиатом и предоставлять лицензии на его использование другим лицам, если иное не предусмотрено договором между ними. В соответствии со ст. 1236 ГК РФ лицензионный договор может быть двух видов:

1. неисключительная (простая) лицензия, т.е. за лицензиаром сохраняется право выдачи лицензии другим лицам;
2. исключительная лицензия в случае, если за лицензиаром не сохраняется право выдачи лицензии иным лицам. Указание на исключительность лицензии должно быть указано в тексте договора, в противном случае лицензия предполагается простой.

Определяя пределы лицензии, владелец может установить небольшой срок её действия либо предоставить такое право на весь срок действия регистрации товарного знака с учетом возможности сё дальнейшего продления. Также владелец может ограничить территорию использования товарного знака. Э. П. Гаврилов полагает, что лицензионный договор не может предусматривать, территориальных ограничений, так как в соответствии с п.3 ст.1 ГК РФ товары, работы, услуги и финансовые средства свободно перемешаются на всей территории Российской Федерации.²⁷ В связи с этим необходимо отметить, что территориальное ограничение в лицензионном договоре не является препятствием для перемещения товаров, работ и услуг в границах Российской Федерации, оно лишь препятствует применению на таких объектах товарного знака. Такие товары легко могут распространяться по всей территории России, только без применения товарного знака.

Договор коммерческой концессии является, как  было сказано выше, общей для всех средств индивидуализации формой распоряжения. В соответствии со ст. 1027 ГК РФ по договору коммерческой концессии правообладатель может уступить заинтересованному лицу право пользования комплексом принадлежащих лицу исключительных прав. Причем основное место среди передаваемых по данному договору исключительных прав занимает право на товарный знак (знак обслуживания).

Коммерческая  концессия является самостоятельным видом договора, а не разновидностью лицензионного соглашения, как полагает, например, В.Ю. Бузанов.²⁸ Посредством коммерческой концессии передается обязательно комплекс исключительных прав на средства индивидуализации. Данный договор предполагает активное сотрудничество правообладателя и пользователя; исключительные права по договору коммерческой концессии предоставляются только для их осуществления в определенной сфере предпринимательской деятельности. Все эти особенности позволяют выделить договор коммерческой концессии из числа лицензионных договоров. При этом следует отметить целесообразность изменения формулировки п.3 ст.1027 ГК РФ, предоставив право быть стороной по данному договору некоммерческим организациям, так как они также имеют исключительное право на обозначение, индивидуализирующее их в качестве субъектов предпринимательской деятельности.

Обязательным  условием договора коммерческой концессии  является вознаграждение, выплачиваемое  пользователем правообладателю. Ст. 1030 ГК дает примерный перечень форм таких выплат, среди которых упоминаются фиксированные разовые или периодические платежи, отчисления от выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи. Однако на практике вознаграждение правообладателю обычно состоит из двух частей: платы за присоединение к фирменной сети правообладателя и последующих периодических платежей, определяемых в твердых суммах либо в процентах от выручки.

Договор коммерческой концессии может заключаться  как на определенный срок, так и без указания срока. Из этого следует, что срок не является существенным условием договора.

 Наиболее  частой проблемой, встречающейся  на практике, является необходимость  отграничить лицензионный договор  от договора коммерческой концессии и наоборот. Так как предметом договора коммерческой концессии также является передача комплекса исключительных прав, включающего в себя право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение и ноу-хау (п. 1 ст. 1027 ГК РФ в новой редакции).

 Лицензионный  договор о передаче права на  использование товарного знака,  равно как и договор коммерческой  концессии, подлежит регистрации  в Роспатенте. Согласно новой  редакции п. 2 ст. 1028 ГК РФ из закона изъята норма о необходимости регистрации договора коммерческой концессии в органе, осуществившем регистрацию правообладателя (налоговом органе).

 Более того, в соответствии с новым п. 4 ст. 1027 ГК РФ к договору коммерческой  концессии применяются все правила ГК РФ о лицензионном договоре.

 Таким образом,  часть четвертая ГК РФ делает  единственным отличием договора  коммерческой концессии от лицензионного  договора объект договора. В договоре  коммерческой концессии объект - это комплекс исключительных прав, а в лицензионном договоре - право пользования объектом интеллектуальной собственности. Из такого вывода до последнего времени исходила, в частности, и арбитражная практика (применительно к товарным знакам.²⁹

 Значит, если  в договоре имеется ссылка только на один объект, к примеру - на товарный знак, то перед нами лицензионный договор, а если к товарному знаку добавится еще и коммерческое обозначение - коммерческая концессия. Ну а если по одному договору передается право использования нескольких товарных знаков?..

 Думается, в  свете нового законодательства  ответ на этот вопрос выглядит  не так уж очевидно. Если к  договору коммерческой концессии  применяются нормы ГК РФ о  лицензионном договоре, то не  следует ли расценивать его  уже не как самостоятельный договор, а как особую разновидность лицензионного договора с множественным предметом?

 Во всяком  случае, глава 69 (так называемая  «общая часть») раздела VII ГК РФ  дает повод рассуждать как  раз об этом. Но какой смысл  тогда было сохранять коммерческую концессию в перечне «неинтеллектуальных» договоров Кодекса?

 Есть и  еще одна неувязка. По лицензионному  договору в трактовке п. 1 ст. 1235 ГК РФ передается «право использования  результата интеллектуальной деятельности»  (например, право пользования товарным знаком). А передача исключительного права возможна лишь по договору об отчуждении исключительного права (ст. 1234 ГК РФ). Договоры эти имеют разную правовую природу и соответственно разный способ регулирования. Договор об отчуждении, по сути, представляет собой договор купли-продажи исключительного права на интеллектуальный объект. А лицензионный договор по своей правовой природе близок к договору аренды.

 А вот  в коммерческой концессии оба  эти способа, разделенные законодателем  в главе 69 ГК РФ, вдруг оказались в неразрывном единстве. Так как согласно ст. 1027 ГК РФ по договору коммерческой концессии передается не что иное, как исключительные права, но при этом во всем остальном действуют нормы о лицензионном договоре.

 В результате  получается временная передача пользователю исключительных прав с ограничениями, предусмотренными для права пользования, причем объектов этих прав должно быть как минимум два. Но исключительное право потому и зовется исключительным, что к новому владельцу переходят все права, принадлежащие правообладателю, в полном объеме. Если же объем прав, возникающий у пользователя, ограничен, то о передаче исключительного права говорить уже вроде бы и некорректно. То есть получается, что со стороны правообладателя ушел весь объем исключительных прав, а до пользователя добралась только их часть.

Указанные противоречия наиболее ярко проявляются при разрешении конкретных дел судами.

Между ЗАО «Баскин  Роббинс-Эллайд Домек» (правообладатель) и ООО «МАКдрайв» (пользователь) был заключен договор коммерческой концессии, в соответствии с которым ЗАО передало ООО «МАКдрайв» право использования в течение пяти лет комплекса исключительных прав правообладателя на товарный знак «Баскин 31  Роббинс».

 В период  действия концессии ООО «МАКдрайв»  обнаружило, что некое общество использует указанный товарный знак при продаже мороженого в кафе «Баскин Роббинс», и обратилось в суд с иском о защите исключительного права на товарный знак «Баскин 31 Роббинс».

 Отказывая  ООО «МАКдрайв» в иске, ФАС,  в частности, пояснил следующее. Согласно договору коммерческой концессии в число переданных ему правообладателем прав не входит право на запрет использования третьими лицами товарного знака «Баскин 31 Роббинс», поскольку сторонами коммерческой концессии лицензионное соглашение к договору не заключено и не зарегистрировано. А согласно ст. 4 Закона о товарных знаках только сам владелец товарного знака имеет исключительное право пользоваться и распоряжаться товарным знаком, а также право запрещать использование товарного знака другим лицам.