Содержание лицензионного договора

В настоящее  время почти ни у кого не вызывает сомнения положение о лицензионном договоре как договоре особого рода, sui generis. «Лицензионный договор – это особый, самостоятельный тип договора, органически включающий в себя условия различных видов договоров, но не совпадающий с ними»[15]. При решении проблемы, связанной с содержанием договора, М.М.Богуславский предлагает применять к нему общие принципы права, «выводить» правила поведения, регулирующие осуществление лицензионной торговли из соответствующих положений, относящихся к различным видам договоров: договора аренды, договора купли-продажи, договора простого товарищества и некоторых других.

Однако представляется проблематичным отнесение лицензионного  договора к определенному виду «смешанных договоров». Законодательные положения, регулирующие различные виды традиционных договоров, нельзя применять там, где  из общеизвестных методов единственно  возможно использование лишь аналогии закона, а в ряде случаев и аналогии права. Нельзя применять к лицензионным договорам требования гарантийных  обязательств, которые существуют в  купле-продаже товаров, нельзя в  полном объеме применять положения  о «качестве» передаваемой технологии. В этом и заключается специфика этого вида договоров. Возможна лишь аналогия с обязательным учетом особенностей предмета лицензионного договора.

Таким образом, в настоящее время наблюдается  потребность в создании системы  правового регулирования данного  вида договоров не только на национальном уровне[16] (а это очень важно в контексте вопроса применимого права в случае возникновения каких-либо разногласий), но и на конвенционном для унификации правил, регулирующих лицензионный договор, в рамках международного хозяйственного оборота.   

2. Виды лицензионных договоров

Классификация лицензионных договоров на базе выделения  наиболее существенных их особенностей и признаков отражает связи и  различия между ними, предоставляя возможность обоснованно сформулировать условия лицензионного соглашения, в том числе какие-либо его ограничения, а также обеспечить монопольные права контрагентов против третьих лиц.

Международные лицензионные договоры можно классифицировать по следующим группам: во-первых, по предмету договора; во-вторых, по способу  охраны предметов соглашения; в-третьих, по объему передаваемых прав.

2.1. Классификация лицензионных договоров  по их предмету 

Предметами  лицензионных договоров являются нематериальные объекты. Передача по лицензионным соглашениям  в некоторых случаях сопутствующих  им материальных объектов (машин, приборов) не является целью этого вида договора и может осуществляться по другим самостоятельным договорам, заключаемым  в дополнение к лицензионному.

В хозяйственной  практике предметами лицензионных соглашений, как правило, являются изобретения; промышленные образцы; право использования  изобретений, промышленных образцов, товарных знаков;  ноу-хау. Исходя из этого, выделяют следующие виды. 

Во-первых, лицензионные соглашения на изобретения. Договоры, предметом которых являются только изобретения, на практике практически не встречаются. Как правило, наряду с изобретениями передаются и другие научно-технические достижения, ноу-хау, необходимые для практического использования результата интеллектуальной деятельности.

Во-вторых, лицензионные соглашения на промышленные образцы. Этот вид, как и предыдущий, встречается редко. Обычно промышленные образцы являются предметами лицензионных договоров одновременно с изобретениями и (или) ноу-хау. Монопольное право на изобретение, использованное в объекте, может дополняться монопольным правом на промышленный образец, а в странах, где патенты на изобретения не получены, патент на промышленный образец может быть единственным способом защиты.     

В-третьих, лицензионные соглашения на право использования исключительных прав патентообладателя. Во многих лицензионных договорах предметом является право использовать частично или полностью исключительные права лицензиара на изобретения, промышленные образцы и товарные знаки. Необходимость в приобретении этих прав на изобретения по лицензионным соглашениям возникает обычно в следующих случаях. При заключении лицензионных соглашений на реализацию новой технологии, в которой будут использованы изобретения, защищенные патентами, в стране лицензиата и (или) в странах, предоставленных ему по лицензионному соглашению для экспорта лицензионной продукции. В данном случае право использования исключительных прав лицензиара будет являться предметом лицензионного соглашения наряду с изобретением и возможными другими предметами.

Также приобретение этих прав на изобретения по лицензионным договорам  может потребоваться при необходимости реализации новой технологии, в которой использованы изобретения, охраняемые патентами в стране производства и (или) в странах предполагаемого экспорта новой лицензионной продукции, т.е. когда разработанные машины, приборы, материалы и способы их изготовления не обладают патентной чистотой[17] в указанных странах. В этом случае предметом лицензионных соглашений будет только право использовать исключительные права патентовладельца на изобретения, примененные в новой технологии и только в тех странах, в которых разработанные изделия являются непатентночистыми.

Аналогичным образом предметом лицензионных соглашений может быть право использования  исключительных прав обладателя патента (свидетельства) на промышленный образец  или товарный знак. При этом необходимо учитывать, что если сами изобретения  и промышленные образцы, право их использования могут быть предметами лицензионных договоров, то предметами лицензионных соглашений на товарные знаки являются не сами товарные знаки, а только право их использования.

В-четвертых, лицензионные соглашения на ноу-хау[18]. В последнее время все большее значение имеют ноу-хау, которые довольно часто стали выступать в качестве самостоятельного предмета лицензионных договоров. Причем количество лицензионных соглашений, предметом которых является ноу-хау, превышает количество договоров на передачу изобретений или промышленных образцов.

2.2. Классификация лицензионных соглашений  по способу охраны их предметов

В зависимости  от обеспеченности или отсутствия правовой охраны объектов, составляющих предмет  лицензии, все лицензионные соглашения делятся на патентные, беспатентные и комплексные.

Патентные соглашения (лицензионные соглашения, обеспеченные патентной защитой) представляют собой соглашения, предметом которых является научно-технические достижения, на которые получены охранные документы в форме патента, предоставляющие исключительное право на изобретение. К патентным также относятся договоры на зарегистрированные промышленные образцы и товарные знаки.

На практике к патентным соглашениям относят  те соглашения, по которым передаются объекты, защищенные патентами как в стране лицензиара, так и в стране лицензиата, а также в странах, предоставленных ему по договору. И в случаях, когда в основе соглашения лежат изобретения, защищенные патентами в других странах, и в стране лицензиата патенты на изобретения, представленные по договору, не получены, следует  рассматривать такое соглашение как беспатентное.

Разновидностью  патентных лицензий являются принудительные лицензии[19]. Основные современные патентные законодательства мира содержат соответствующие положения о принудительной лицензии[20]. Нормы о принудительных лицензиях содержались уже в Парижской конвенции об охране промышленной собственности 1883 г. Достаточно детализированные положения о порядке и условиях выдачи принудительных лицензий предусмотрены в соглашении ТРИПС. Основу института принудительной лицензии согласно ст.31 соглашения ТРИПС составляют: во-первых, индивидуальное рассмотрение вопроса о необходимости разрешения на использование запатентованного объекта в каждом отдельном случае; во-вторых, разрешение дается только, если предполагаемый пользователь предпринял до этого все шаги  для получения разрешения на использование от правообладателя на разумных условиях, и если эти шаги в разумный период времени не дали положительного результата.

Итак, под  принудительной лицензией принято  понимать лицензии, которые были выданы заинтересованным лицам по решению  суда, патентного ведомства или государственного органа на изобретения, охраняемые патентами, помимо воли патентообладателя.

В законодательстве зарубежных стран установлен конкретный срок для использования изобретений[21]. Если изобретение не используется в течение этого срока с момента выдачи патента, то после истечения этого срока любое заинтересованное лицо может обратиться в суд, патентное ведомство с просьбой о выдаче ему принудительной лицензии.

Условия выдачи такой лицензии в разных странах  различны. Среди них часто встречаются следующие. Во-первых, в предусмотренный срок патентообладатель не организовал производство продукции с использованием изобретения либо организовал его в недостаточном объеме.  В законодательстве таких стран, как Япония, Греция, допускается номинальное (не промышленное) использование изобретения (например, опубликование предложений о продаже лицензий). Во-вторых, в законодательстве Англии, Норвегии предусмотрено условие о невозможности организации производства продукции                          с использованием новых изобретений без применения ранее запатентованного изобретения.     В-третьих, патентовладелец отказывается заключить с заинтересованным лицом лицензионное соглашение на разумных, приемлемых условиях. Гражданский трибунал и апелляционный суд Франции, признав злоупотребление исключительным правом со стороны патентовладельца на изобретение, принял решение о выдаче принудительной лицензии. Суд мотивировал свое решение тем, что патентовладелец не организовал производство машин на территории Франции, тем более никто не препятствовал ему это сделать, а также обратившееся в суд заинтересованное лицо не смогло заключить лицензионный договор с этим патентовладельцем из-за его необоснованно завышенных требований.        

Иски о  выдаче принудительной лицензии в мировой  практике очень редки: большая их часть судами отклоняется, и даже если они и рассматриваются, то положительные  решения по таким делам носят  единичный характер.

Беспатентные  соглашения (лицензионные соглашения, не обеспеченные патентной защитой) представляют собой лицензионные соглашения, по которым передаются предметы, не защищенные патентами в стране лицензиата и в странах, предоставленных ему по соглашению. Таким образом, предметами таких соглашений могут быть прежде всего ноу-хау, взаимосвязанные с ними научно-технические достижения и иные сведения, необходимые для исполнения лицензионного договора, а также незапатентованные изобретения, промышленные образцы.

Разновидностью  патентных и беспатентных лицензий являются перекрестные лицензии (взаимосвязанные, зависимые),сущность которых заключается в том, что по договору передаются изобретения, взаимно дополняющие друг друга и для использования изобретения, принадлежащего одному патентовладельцу, необходимо использование изобретения, принадлежащего другому патентовладельцу. В данном случае происходит взаимная передача прав патентовладельцев на свои изобретения, которая оформляется, как правило, двумя лицензионными соглашениями. По одному такому соглашению один патентообладатель является лицензиаром, а по второму – лицензиатом, соответственно другой патентовладелец по первому договору является лицензиатом, а по другому лицензиаром.

Перекрестные  лицензии могут быть как патентными, так и беспатентными. Разница  заключается лишь в наличии патентной  защиты изобретений.

Комплексные соглашения (соглашения смешенного типа) имеют место в случаях, когда предметом лицензионного договора являются одновременно запатентованные и не обладающие патентной защитой объекты. Также о комплексных соглашениях принято говорить, когда в стране лицензиата на изобретения, передаваемые по договору, получены патенты, а в странах, предоставленных по лицензионному соглашению для непосредственной реализации технологии, такие изобретения не патентуются вообще. В данном случае в отношении страны лицензиата соглашение будет патентным, а в отношении стран, в которых будут реализованы изобретения, – беспатентными.

Преимущество  комплексных лицензий очевидно не только с технической точки зрения (в  настоящее время одно изобретение  весьма проблематично использовать без ноу-хау), но и с юридической: если патент на изобретение будет  признан судом недействительным, то в договоре остается еще и ноу-хау, которое станет обоснованием для  выплаты возмещения за использование  изобретения[22].

Таким образом, данная классификация позволяет  обоснованно формулировать условия  территориальных ограничений, обеспечивать монопольные права сторон в отношении  предметов лицензионного соглашения против третьих лиц.

2.3. Классификация лицензионных соглашений  по объему передаваемых прав 

В настоящий  момент в международной практике сложились следующие виды лицензионных договоров: простая лицензия, исключительная лицензия, полная лицензия и сублицензия.

По договору простой лицензии лицензиар передает научно-технические достижения, изобретения, ноу-хау, промышленные образцы, товарные знаки и взаимосвязанные с ними научно-технические и другие знания и разрешает использовать их лицензиату в пределах территорий, обусловленных соглашением, и на определенный срок, оставляя за собой право как самостоятельного использования предмета соглашения в том же объеме, так и выдачи аналогичных по условиям лицензий любым другим заинтересованным лицам.  Таки образом, лицензиару предоставлено право продажи нескольких простых лицензий разным лицам для  изготовления и продажи соответствующих изделий на одной и той же территории, и кроме того, самому осуществлять эти же действия.

По договору исключительной лицензии лицензиар передает научно-технические достижения, изобретения, ноу-хау, промышленные образцы, товарные знаки и взаимосвязанные с ними научно-технические и другие знания и разрешает использовать их лицензиату единолично в пределах территориальных ограничений, обусловленных соглашением, и на определенный срок, отказываясь от права продажи лицензий третьим лицам и от права самому использовать предмет соглашения в тех же пределах, что и лицензиат. Таким образом, лицензиар сохраняет за собой право использовать предмет соглашения и передавать его третьим лицам, но на другой территории и, если необходимо, в другом объеме. Лицензиат также может получить право самостоятельной продажи лицензии (сублицензия) другим заинтересованным лицам в объеме предоставленных ему по договору прав.