Содержание лицензионного договора

Наиболее  часто паушальные платежи устанавливаются  в лицензионных соглашениях на передачу ноу-хау. Стремление лицензиара заблаговременно  получить всю цену ноу-хау в возможно короткий срок в определенной части  можно объяснить тем, что патентообладатель пытается обезопасить себя от возможного разглашения и от потери вследствие этого технической и коммерческой ценности передаваемого по соглашению объекта.  Зачастую паушальные платежи применяются при передаче прав на использование лицензий на ноу-хау независимо от того, «чистая» это лицензия или сопутствующая.

Данный вид  платежа применяется реже при  традиционных лицензионных соглашениях, заключаемых обычно на базе роялти, и, как правило, предусматривается  по лицензиям, сопутствующим другим видам внешнеэкономических сделок, таких как комплектная поставка оборудования, строительство заводов  под ключ.

Представляется, что преимуществом выплаты лицензионного  вознаграждения в виде паушального  платежа является то, что лицензиар  единовременно получает всю сумму  вознаграждения и не зависит затем  от возможных изменений. Однако, отрицательной стороной рассматриваемого вида платежа является то, что сумма платежа обычно меньше той суммы, которая могла быть получена по тому же договору, но с условием выплаты вознаграждения в виде роялти. Поэтому в практике международной торговли  этот вид платежей применяется довольно редко.

Рассматривая  виды лицензионных платежей, необходимо подчеркнуть, что эти платежи  могут иметь самые разные формы  погашения. Так, в счет платежей по лицензионному  договору может передаваться продукция, изготовленная на базе объекта соглашения. Также формы погашения могут  быть представлены поставками лицензиатом  комплектующих изделий лицензиару для производства аналогичной продукции. Довольно распространенной формой платежей являются платежи, осуществляемые акциями  лицензиата. В результате лицензиар становится совладельцем предприятий  лицензиата. Однако при установлении подобного условия в договоре, необходимо учитывать, что глава III «Pugwash Code»[61] и п.18 гл.4 Проекта международного кодекса поведения в области передачи технологий признает недопустимой деловой практикой установление в качестве условия заключения договора требования об уплате рояли в виде передачи долей в капитале, акций лицензиата.

Таким образом, формы осуществления платежей по лицензионным договорам могут быть совершенно разными. Конкретный вид  устанавливается в каждом отдельном  случае заключения договора.   

Принимая  во внимание, что большинство лицензионных договоров заключается на длительные сроки и, как правило, в течение  всего срока, обычно ежегодно, производится выплата лицензионных вознаграждений, важное значение приобретает вопрос определения валюты платежа, под которой понимается указанная в договоре валюта, в которой лицензиат должен произвести платеж за предоставленное по договору право. 

Юридическое значение данного условия заключается  в том, что в нем выражается, с одной стороны, обязательство  лицензиата произвести платеж только в той валюте, которая указана  в договоре, а с другой – обязательство  лицензиара принять платеж в этой валюте[62].

Необходимо  отметить, что на практике для предупреждения различного рода проблем, связанных  с риском обесценивания валюты платежа  к моменту исполнения обязательства  лицензиатом, стороны часто используют валютные оговорки.    

Под валютной оговоркой понимается условие, согласно которому размер суммы, подлежащей уплате, определяется на основе курса валюты платежа по отношению к другой указанной в договоре валюте.

Наиболее  простой формой валютной оговорки является условие, по которому цена устанавливается  в одной валюте, а платеж производится в другой. При этом размер суммы, подлежащей уплате, определяется на основе курса валюты платежа по отношению  к курсу валюты цены в момент платежа. Данная оговорка сможет обезопасить  лицензиара  от потерь в случае обесценения  валюты лишь в тех случаях, когда курс валюты цены является устойчивым. В противном случае велика вероятность, что лицензиар потерпит определенные правовые последствия обесценения курса валюты цены.

Другой формой валютной оговорки является условие, согласно которому происходит соответствующее  увеличение суммы, подлежащей уплате в  случае понижения существующего  при заключении договора курса валюты платежа по отношению к другой указанной в договоре валюте.   В данном случае лицензиар гарантирован от несения валютного риска  как в случае понижения курса валюты платежа, так и в случае понижения другой валюты, при помощи которой страхуется валюта платежа[63]. Если же курс валюты платежа повышается,  подлежащая уплате сума исчисляется на основе курса, существовавшего на момент заключения договора. Однако необходимо учитывать, что в случае обесценения обеих, указанных в соглашении валют, лицензиар не будет застрахован от негативных последствий, вытекающих из неустойчивости иностранных валют. 

Итак, значение условия о выплате лицензионного  вознаграждения за использование лицензиатом  прав на объекты промышленной собственности, передаваемые лицензиаром в соответствии с условиями договора, трудно переоценить. Различные экономические, технические, организационные, правовые факторы играют важную роль в определении цены лицензионного договора, выборе вида платежей, правильной формулировке валютной оговорки. Все они позволяют фирмам-лицензиатам при незначительных капиталовложениях организовывать производство дорогостоящей техники, непосредственно реализовывать различные технологии, не обременяя валютный бюджет фирмы и страны.

Следующим важным условием соглашения является его срок. Лицензионный договор в подавляющем большинстве случаев является срочным. Мировая практика торговли лицензиями показывает, что срок действия лицензионных соглашений в основном составляет 5-7 лет, реже 8-10 и в очень редких случаях – свыше 10 лет. Как правило, заключение договоров на срок менее 3 лет экономически не оправдано с позиций лицензиата, поскольку необходимо время для освоения технологии, налаживания процесса производства, выхода на рынки сбыта. Однако необходимо учитывать, что часто объектом договоров становятся «быстромодифицируемые» изобретения, такие как лекарственные средства, и в данном случае срок действия соглашения будет варьироваться в пределах от 3 до 4 лет[64].

Говоря о  возможности распространения действия лицензионного договора на отношения, имевшие место до его заключения, необходимо отметить, что в английское право знает прецедент, допускающий  такую «ретроспективность договора»[65].

Если в  лицензионном договоре не указан срок его действия, то стороны обычно исходят из следующих принципов. Если по договору передается объект, защищенный патентом, то соглашение прекращает свое действие с истечением срока действия патента, если нет особых оснований  для его досрочного расторжения. Если в основе соглашения лежат несколько  патентов, то стороны исходят из того, что соглашение остается в  силе до истечения срока действия последнего патента. Если же в по договору передается объект , не защищенный патентом, считается, что договор заключен на неопределенный срок., поскольку проблематично определить, к какому  периоду времени лицензиат должен прекратить использовать предоставленные объекты промышленной собственности. Представляется, расторжение таких договоров возможно путем предварительного уведомления контрагента о желании прекратить действие договора. Срок для предварительного уведомления устанавливается правом, которое будет считаться применимым к конкретному договору.

При совершении сделок на основании заявок на выдачу патентов имеет место беспатентное лицензирование. Лицензиар таким образом получает временную правовую охрану. При возникновении подобных ситуаций возникает проблема последствий невыдачи патента. М.М.Богуславский по данному вопросу высказывается следующим образом: «Если патент и не будет выдан, договор не потеряет автоматически силу из-за отпадения предмета договора, а сохранит действие, если стороны не обусловят иного в соглашении»[66]. Практика почти всех стран мира противоречива. Представляется, в таких случаях решение будет принято в зависимости от господствующей концепции исключительных прав и от результатов анализа элементов, составляющих объект договора.

В ряде стран срок действия патентов может быть продлен, но по истечении предельных сроков такой объект перестанет существовать: произойдет переход информации в общественное достояние. По истечении срока действия соглашения формально лицензиат обязан прекратить использование объектов, переданных во исполнение договора, возвратить всю полученную документацию, передать лицензиару все имеющиеся заказы. Однако на практике указанные последствия не наступают. Лицензиат «произвел значительные капиталовложения, выплатил продавцу определенные суммы вознаграждения, он как бы становится совладельцем права на коммерческое использование предмета лицензии»[67].

В Англии к  решению данной  проблемы сформирован подход, в соответствии с которым «возврат документации не  всегда подразумевается, особенно когда она передавалась для создания предприятия»[68].        

На практике стороны обычно вносят в содержание лицензионного договора оговорку о  последствиях истечения срока действия соглашения, в которой более подробно определяется, в течение какого времени  лицензиат должен вернуть документацию, прекратить пользоваться предоставленным  ему исключительным правом. Нередко в этой оговорке предусматривается, что лицензиат после окончания действия лицензионного договора имеет право реализовывать сделки, которые он заключил со своими клиентами до истечения срока действия соглашения, на согласованных условиях. Также возможны оговорки, в соответствии с которыми лицензиат обязуется принять на определенных условиях имеющуюся у лицензиата к окончанию действия договора продукцию.

Лицензионный  договор также может прекратить свое действие досрочно. Причины расторжения  возможны разные. Одной из значительных причин может явиться нарушение взаимного доверия, если лицензионные отношения требуют тесного взаимодействия между партнерами, и поэтому без полного взаимного доверия и взаимопонимания полноценная реализация целей соглашения невозможна[69]. Важным моментом является то, что вследствие произошедшего после заключения лицензионного договора события для одной из сторон продолжение договорных отношений представляется невозможным. Такими событиями могут быть, в частности непреодолимое расхождение во мнениях, отрицание договорных обязательств, а также нарушение договорных обязательств о взаимодействии. 

На практике стороны вводят в соглашение условие, в соответствии с которым оно  может быль расторгнуть вследствие существенного нарушения условий  договора, если это правомерно по праву, подлежащему применению к соглашению. К существенным нарушениям условий  договора обычно относятся нарушения ограничительных условий соглашения; нарушение условий поставок;  несвоевременная уплата лицензионного вознаграждения; отказ от непосредственной реализации переданной технологии; нарушение условий о качестве производимой и реализуемой продукции под товарным знаком лицензиара и т.д.       

В договоре также должны быть предусмотрены последствия досрочного прекращения договора. Однако, если в нем не закреплена возможность возмещения убытков, связанных с расторжением соглашения, представляется, этот вопрос необходимо разрешать на основе общих принципов права. Так, законодательство подавляющего количества стран предусматривает право требовать возмещения убытков, если досрочное прекращение основано на нарушении соглашения по вине стороны, в результате которого возникли убытки.

В связи с  досрочным расторжением лицензионного  договора лицензиаром на практике часто  возникает проблема относительно того, сохраняет ли лицензиар наряду с  роялти первоначальный единовременный платеж или эта сумма полностью  или частично должна быть возвращена лицензиату. Представляется, данная ситуация может быть решена исходя из следующих  оснований. Лицензиар уже раскрыл  и передал свои права, всю документацию и секреты для организации  непосредственного использования  объектов или технологии; появился риск разглашения конфиденциальной информации. А паушальный платеж, так  же как и единовременный платеж в  данном случае представляют собой плату  за передачу всего вышеназванного. К тому же при разработке договора стороны заведомо знали, что данный вид договора носит рисковый характер и осознанно шли на его подписание. Таким образом, возврат всех вознаграждений, переданных лицензиатом лицензиару во исполнение соглашения, неоправдан с точки зрения содержания договорных условий.

В.Н.Евдокимова предлагает рассматривать территорию действия договора  как существенное условие лицензионного соглашения, обосновывая такой вывод территориальным характером исключительного права, а как следствие, территориальным характером патентных прав[70]. С одной стороны, с данным утверждением нельзя согласиться на том основании, что при предоставлении всего пакета документов по лицензионному договору, в том числе патентов, определенным образом уже подразумевается  территориальность данного соглашения – территория действия соответствующих патентов, и нет необходимости загромождать договор, дополнительно вводя в содержание договора условие о его территориальном действии. И если в дальнейшем возникнут какие-либо разногласия относительно территории действия данного соглашения, то, думается, данная проблема может быть решена толкованием действительной воли сторон в отношении условия территориального действия договора, свидетельскими показаниями, исследованием содержания внутрикорпоративных документов сторон, а также с учетом поведения контрагентов до и после заключения договора.  

Однако, с  другой стороны, если в основе соглашения лежит предоставление прав на объекты  промышленной собственности, не защищенные патентом, и таким образом не ограниченные каким-либо пространством, отсутствие условия о территориальном действии договора приведет к правовой неопределенности.