Содержание лицензионного договора

Анализируя  законодательство и практику лицензионной деятельности в России, можно сделать  вывод об отсутствии в стране цельной  системы государственного регулирования  обмена наукоёмкой технологией на внутреннем и внешнем рынках лицензий. Принятие части IV Гражданского кодекса РФ и других законов в области интеллектуальной собственности создают лишь законодательно-правовую базу для формирования рынка лицензий в стране, но не обеспечивают его государственное регулирование и развитие.

Многие законодательные  и нормативные акты, регулирующие важнейшие направления лицензионной деятельности, в России отсутствуют. Аргументируя такое положение, нередко ссылаются на опыт США и Германии, законодательство которых не предусматривает процедуры одобрения и регистрации лицензионных договоров, за исключением сделок на технологию стратегического, военного и двойного назначения[36]. Однако цивилизованный характер рынка лицензий в этих странах обеспечивается не только системой других законодательных актов, но и большим опытом, традициями, профессионализмом и деловой культурой многих поколений предпринимателей.

Отсутствие  в сфере лицензионной деятельности антимонопольного законодательства, регламентированного  порядка передачи наукоёмких технологий зарубежным фирмам, механизма одобрения  и контроля за закупаемой технологией за рубежом порождают формирование и развитие в России нерегулируемого «теневого» рынка лицензий, который наносит ощутимый ущерб национальной экономике. Чтобы национальный рынок лицензий обрел цивилизованную форму, необходимо создание единой системы государственного регулирования лицензионного обмена в стране, принятие соответствующих нормативных актов. </A>

Таким образом, говоря о материально-правовом регулировании  отношений, вытекающих из лицензионных соглашений, необходимо отметить, во-первых, отсутствие какого-либо единообразия в таком регулировании, и, во-вторых, отсутствие в праве какого-либо государства  системного нормативного регулирования. «Ни в одной национальной системе  права закон специально не регламентирует лицензионный договор как особый вид гражданской сделки»[37]. Тем не менее, национальные суды, Европейский суд, международные организации создали некое подобие регулирования лицензионных соглашений. Судебная практика подтвердила особое значение договоров в регламентации рассматриваемых договоров: «Суд признает юридически действительным все, что стороны включают в свой контракт, при этом, при разрешении всякой неясности или двусмысленности, суд обращается к наиболее вероятному намерению сторон»[38].           

Итак, такой  регулятор как договор приобретает  первостепенное значение, учитывая отсутствие удовлетворительного нормативного регулирования и имевшее в  последнее время усиление действия принципа свободы договора не только во внутрироссийском обороте, но и во внешнеэкономических операциях[39].

3.2. Коллизионно-правовое регулирование

В литературе выдвигаются предложения рассматривать  права промышленной собственности  в международном частном праве  в двух аспектах: некоторые вопросы  могут быть квалифицированы как  относящиеся к промышленной собственности  как таковой, другие же должны рассматриваться  с позиций договорного права[40]. Отнесение тех или иных вопросов к первой группе происходит на основании таких критериев, как момент возникновения, прекращения права промышленной собственности, его содержание, осуществление и защита. Все эти вопросы должны разрешаться на основании закона государства, предоставившего правовую охрану соответствующего объекта промышленной собственности, или государства, в рамках правовой системы которого соответствующий объект существует (применительно к объектам, не требующим особых регистрационных действий).  Таким образом, к первой группе необходимо отнести следующие вопросы: во-первых, что может подлежать охране в качестве промышленной собственности и в качестве какого объекта промышленной собственности; во-вторых, кто может стать первоначальным правообладателем в отношении такого объекта; в-третьих, с какого момента возникает право промышленной собственности на определенный объект и в какой момент оно прекращается; в-четвертых, могут ли эти права быть переданы на основании лицензионного соглашения; а также способы защиты прав на объекты промышленной собственности.

Говоря о  вопросах, относящихся к статуту  лицензионной сделки (lex cause), в случае отсутствия выбора сторонами применимого права, необходимо в первую очередь остановиться на положениях ст. 4 Конвенции о праве, применимом к договорным обязательствам 1980 г. (далее Римская конвенция), в которой закреплена норма об установлении права, с которым сделка имеет наиболее тесную связь через установление характерного для данной сделки исполнения. Статьи 4(2) и 4(5) Римской конвенции закрепляют правила установления характерного исполнения. Так, согласно ст. 4(2) договор наиболее тесно связан со страной, в которой сторона, должная осуществить характерное исполнение, имеет свое обычное местонахождение на дату заключения договора. В ст. 4(5) предусмотрено регулирование для ситуаций, когда единственное характерное исполнение не может быть установлено, либо когда, исходя из обстоятельств дела, договор более тесно связан с правом иного государства.

При применении ст. 4(5) Римской конвенции первым из возможных решений является обращение  к праву страны, где лицензиар  имеет свое преимущественное местонахождения, центр управления или постоянное место осуществления деловых  операций, как к праву, с которым  договор наиболее тесно связан. Однако Троллер отмечает, что право страны лицензиара должно рассматриваться в качестве договорного статута лицензионной сделки в основном в случаях выдачи лицензии для территорий нескольких стран, что создает единообразное регулирование для всей сделки[41]. Кроме того, Байер классическим случаем применения права лицензиара считает ситуацию, когда по лицензионному договору передаются права в отношении совершенно нового технического достижения, разработанного единолично лицензиаром, и относительно которого лицензиат не обладает совершенно никакой информацией. Особенно необходимо использование коллизионной привязки к праву лицензиара в случае, если соглашением предусматривается дальнейшая разработка технологии лицензиаром и передача прав в отношении ноу-хау и дальнейших усовершенствований от лицензиара лицензиату.  

Дальнейшим  решением при применении ст. 4(5) Римской  конвенции рассматривается обращение  к праву страны, где лицензиат  имеет свое преимущественное местонахождение, центр управления или постоянное место осуществления деловых  операций как к праву, с которым  договор наиболее тесно связан. Право  лицензиата может быть применено, если присутствуют следующие обстоятельства: лицензиату разрешено самостоятельно осуществлять защиту патента; предусмотрена  выплата минимальных годовых  роялти; лицензиат осуществляет поддержание  патента в силе; соглашением не предусмотрено оказание технической  помощи лицензиату со стороны лицензиара; соглашение содержит обязательства  по сохранению секретности, которые  тесно связаны с территорией  лицензии. Такая позиция основана на том факте, что лицензиаты в  большинстве лицензионных соглашений действительно заинтересованы в  эксплуатации объекта соглашения. Лицензиат  вкладывает средства и вовлекает  значительные людские ресурсы в  использование объекта промышленной собственности. Лицензиар же в большинстве  случаев ограничивает свои действия получением платежей по договору.

В американской доктрине также указывается на возможность  применения коллизионного принципа lex loci activitis и соответственно права лицензиата.

По мнению Дж.Дж. Фосетта и П.Торреманса, наиболее верным решением является применение права страны, в рамках которой получает охрану объект промышленной собственности, права на которые передаются по договору. Они полагают, что применительно к промышленной собственности страна, предоставляющая охрану переданным объектам, является одновременно и страной использования соответствующего объекта, страной его реализации[42]. 

Применительно к праву США и Англии М.Л.Городисский указывал на возможность применения права патента ко всему лицензионному соглашению[43].  

«Pugwash Code» содержал ссылку на то, что «юрисдикция и толкование соглашения будут определяться в соответствии с правом принимающей технологию страны».

Стандартная форма специализированной Организации  Объединенных Наций по промышленному  развитию (ЮНИДО) соглашения о патентном  и ноу-хау лицензировании в нефтехимической  промышленности (UNIDO Model Form of Agreement for the Licensing of patents and know-how in the petrochemical industry) указывает в качестве возможного применимого права право страны местонахождения строящегося завода, для производства на котором заключается лицензионное соглашение[44].  

Таким образом, применяя ту или иную коллизионную привязку при определении применимого  права, необходимо исходить, прежде всего, из того, что неприемлемо одностороннее  применение права лицензиара, лицензиата либо страны, которая предоставляет  охрану объектам промышленной собственности,  передаваемым по лицензионному соглашению. Более того, необходимо учитывать все обстоятельства в каждом конкретном случае. Применение права лицензиара в настоящее время является общераспространенным исходя из того, что именно лицензиар создает объект промышленной собственности или обеспечивает охрану такого объекта и передает лицензиату именно права, а не только информацию о самой разработке, тем самым создавая основу рассматриваемых отношений. С другой стороны, значительные финансовые вложения лицензиата в освоение технологии, заинтересованность последнего в эффективном использовании предоставленных по договору прав могут привести к возникновению ситуации, когда характерное исполнение осуществляется именно лицензиатом. Однако в любом случае при рассмотрении коллизионно-правовых аспектов лицензионных договоров необходимо исходить из выделения статута непосредственно лицензионной сделки и статута прав из патента. Оно не должно перекрывать другого и решаться в пользу другого. Лицензиат в любом случае не может получить прав из патента или иного охранного документа больше, чем это предусмотрено соответствующим законодательством, но с другой стороны, его права не должны подвергаться ограничениям, вытекающим из права лицензиара.       

Что касается коллизионных привязок, содержащихся в национальных законодательствах, можно отметить следующее. По мнению Дж.Дж. Фосетта и П.Торреманса, механизм определения применимого права, предусмотренный ст.4(5) Римской конвенции 1980 г., почти идентичен системе общего права, которая ведет к установлению надлежащего права договора[45].  

Вводный закон  к Германскому гражданскому уложению, в частности ст.28, абз.2, предл.3 закрепляет, что «если наиболее свойственное данному договору (характерное) исполнение определить по какой-либо причине не удается, то этот критерий отпадает, и  наиболее тесную связь отыскивают путем  рассмотрения всех обстоятельств данного  конкретного случая и оценки интересов  сторон»[46].

В Российской Федерации данному вопросу посвящена  ст.1211 Гражданского кодекса РФ. По общему правилу  при отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве к договору применяется право страны, с которой договор наиболее тесно связан. Однако ч.2, 3 этой статьи формулируют исключения из общей презумпции. В частности, к ним относятся ситуации, когда применение иного права «вытекает из закона, условий или существа договора, либо совокупности обстоятельств дела». В таком случае стороной, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора, признается, сторона, являющаяся, в частности, лицензиаром в лицензионном договоре (ч.3 ст.1211). Исходя из изложенного, рассматриваемая коллизионная привязка закрепила широко распространенный поход, согласно которому  именно право лицензиара является характерным исполнением.

Таким образом, в целом можно согласиться  с презумпцией применения права  лицензиара, как наиболее тесно связанного с лицензионной сделкой, существующей в российском праве. Но при этом необходимо принимать во внимание и п.3 ст.1211 ГК РФ. Каждое лицензионный договор  должен рассматриваться как сложное  отношение, требующее  учета среди прочих статута лицензиата в тех случаях, когда его действия привозят к созданию новых объектов промышленной собственности или существенному изменению статуса объектов, права на которые были переданы по лицензионному соглашению. 

Глава 2

Содержание  лицензионного договора

1. Стороны лицензионного соглашения

Сторонами лицензионного  договора являются лицензиар – патентообладатель, и лицензиат – юридическое или физическое лицо, которому предоставляется право на использование объекта промышленной собственности.

Патентообладателем является лицо, владеющее патентом на объект промышленной собственности и вытекающими из патента исключительными правами на его использование. К патентообладателям относятся автор разработки, его наследники, работодатель и иные лица.

Изначально  правом на получение патента на свое имя обладает автор разработки, если только законом не установлено иное. Данное право основывается на самом  факте создания патентоспособного  решения и является одним из основополагающих прав автора.

Однако необходимо учитывать, что фигура автора и патентообладателя совпадают далеко не всегда. Как показывает практика, на стороне правообладателей значительно чаще выступают не создатели изобретения, а иные лица, к которым соответствующие права разработчиков перешли на законных основаниях.

В случаях принадлежности патента нескольким лицам каждое из них не вправе предоставить на него лицензию без согласия остальных сообладателей патента. В большинстве законодательств не содержится формы согласования данного вопроса и не содержится диспозитивных норм, которые могли бы быть применимы при отсутствии согласования по вопросу о предоставлении права использования объектов промышленной собственности. В связи с этим определенный интерес представляет собой Кодекс интеллектуальной собственности Франции, в частности § 3 «Совместная собственность на патенты». На основе положений данного параграфа регулируются все аспекты совместного владения патентом и заявкой на патент, причём основным условием осуществления каждым из сособственников патента правомочий по его использованию и распоряжению вытекающими из него правами является выплата соразмерного вознаграждения другим сособственникам, которые не используют изобретение сами или не представляют на него лицензию. Помимо этого в Кодексе содержатся положения, регламентирующие заключение договоров исключительной и неисключительной лицензии, а уступки своей доли прав по патенту каждым сособственником закрепляет право первой руки на её приобретение за сособственниками патента, устанавливает срок для принятия решения по данному вопросу, регламентирует вопросы определения цены доли в патенте, определяет подведомственность споров по заключению договоров. При этом французский законодатель выводит правоотношения по совместному владению патентом из сферы регулирования Гражданского кодекса, учитывая специфический характер исключительных прав. Следует подчеркнуть, что положения данного параграфа носят диспозитивный характер, т. е. применяются постольку, поскольку соглашением сторон не предусмотрено иное.

Представляется, рассматриваемую проблему можно  решить, во-первых, путем установления доли патентообладателей в праве собственности на патент; во-вторых, путем признания права каждого из владельцев патента самостоятельно или вместе с другими владельцами передавать право использования изобретения третьим лицам на основе договоров неисключительной лицензии без согласия остальных владельцев, при этом патентообладатели не вправе требовать своей доли в вознаграждении.