Содержание лицензионного договора

Как правило, национальным законодательством предоставляется  правовая охрана знакам, отвечающим дефиниции, данной в Соглашении ТРИПС. В некоторых  странах нет требования о том, что знак должен легко восприниматься зрительно[57]. Однако, говоря о товарном знаке для общемирового распространения, необходимо учитывать, какие риски могут возникнуть, если знак не воспринимается зрительно, поскольку в этом случае в некоторых странах его охрана может оказаться невозможной.

Действующее законодательство многих стран различает  несколько видов товарных знаков. По форме своего выражения товарные знаки могут быть словесными (оригинальные слова и короткие фразы), изобразительными (разнообразные значки, рисунки, изображения), объемными (оригинальная форма изделий или их упаковки) и комбинированными (сочетающими от числа субъектов в себе элементы названных выше знаков). В зависимости, имеющих право на пользование товарным знаком, различаются индивидуальные и коллективные товарные знаки. Индивидуальный товарный знак — это обозначение, зарегистрированное на имя отдельного предпринимателя. Коллективным товарным знаком является товарный знак союза, хозяйственной ассоциации или иного добровольного объединения предприятий, предназначенный для обозначения выпускаемых или реализуемых ими товаров, обладающих едиными качественными или иными общими характеристиками. По степени известности товарные знаки подразделяются на обычные и общеизвестные. В качестве обычных товарных знаков выступают любые новые оригинальные обозначения товаров, отвечающие всем критериям охраноспособности. В частности, необходимым условием их признания и охраны является обязательная государственная регистрация обозначения. Общеизвестным товарным знаком признается такое обозначение, которое знакомо широкому кругу потребителей благодаря его использованию для обозначения определенных товаров. Основной смысл выделения общеизвестных товарных знаков заключается в том, что в соответствии со ст.6 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности таким знакам обеспечивается правовая охрана еще до их регистрации.

В-пятых, знак обслуживания, используемый для идентификации  оказываемой услуги. Правовой режим  знаков обслуживания существенным образом  не отличается от охраны товарных знаков.

В-шестых, фирменной  наименование, представляющее собой то наименование, под которым предприниматель выступает в гражданском обороте и которое индивидуализирует его среди других участников гражданского оборота.

Действующее законодательство предъявляет к  фирменным наименованиям ряд  требований. Прежде всего наименование предпринимателя должно правдиво отражать его правовое положение и не вводить в заблуждение других участников гражданского оборота. В этой связи фирменное наименование должно содержать истинные указания на организационно-правовую форму предприятия (казенное предприятие, общество с ограниченной ответственностью, открытое акционерное общество и т п.), его тип (государственное, муниципальное, частное), профиль деятельности (производственное, научное, торговое и т п.), личность владельца и т.д.

Далее, чтобы  выполнять функцию индивидуализации участника гражданского оборота, фирменное  наименование должно обладать отличительными признаками, которые не допускали  бы смешения одной фирмы с другой, т.е. фирменное наименование должно быть новым и отличным от уже используемых наименований.

Наконец, должная  степень индивидуализации участников оборота может быть обеспечена фирменным  наименованием лишь тогда, когда  оно остается неизменным в течение всего времени, пока пользующийся им предприниматель сохраняет свой организационно-правовой статус.

Таким образом, фирменное наименование, являющееся коммерческим именем предпринимателя, неразрывно связано с его деловой репутацией. Под этим именем предприниматель совершает сделки и иные юридические действия, несет юридическую ответственность и осуществляет свои права и обязанности, рекламирует и реализует произведенную им продукцию и т.д. 

В-седьмых, ноу-хау. До сих пор остается дискуссионной  возможность отнесения к институту  промышленной собственности коммерческой тайны, в частности, ноу-хау. В этой связи необходимо отметить, что ст.1 Парижской Конвенции по охране промышленной собственности не относит ноу-хау  к объектам промышленной собственности. Однако п.3 этой же статьи позволяет  толковать конвенционный перечень объектов как открытый[58]. В связи с рассматриваемым вопросом интерес представляет позиция Г.Штумпфа в отношении договоров на передачу ноу-хау и комплексных лицензионных договоров: «Иногда договор ноу-хау также называют  лицензионным договором. Это не является идеальным решением, поскольку правовая природа лицензионного договора также не бесспорна. Определение договора ноу-хау как лицензионного договора ведет скорее к путанице понятий, чем способствуют уяснению правовой природы договоров такого рода»[59]. Безусловно частично автор прав. Однако, думается, что даже несмотря на небесспорность понимания правовой природы лицензионного договора, с практической точки зрения, возможно допустить рассмотрение договора ноу-хау как одну из разновидностей лицензионного соглашения на передачу прав в отношении объектов промышленной собственности, поскольку само существо ноу-хау в принципе совпадает с сущностью всех вышерассмотренных объектов промышленной собственности. Патентообладателю и обладателю секрета производства принадлежит исключительное право использования этих объектов. А наличие такого право предоставляет возможность распоряжения им по своему усмотрению в любых пределах и любыми способами, не противоречащими закону. Правообладатели самостоятельно разрешают или запрещают другим лицам использовать свои объекты промышленной собственности, равно как и ноу-хау.        

Законодательных определений ноу-хау в национальном праве государств не существует. В законодательстве, однако, встречаются определения отдельных понятий, которые могут быть либо синонимами ноу-хау, либо входить в его состав в качестве образующих элементов.

Нет определений  ноу-хау и в международных конвенциях по интеллектуальной собственности. Тем не менее, значение ноу-хау было подтверждено включением в Соглашение ТРИПС специального раздела, посвященного защите закрытой информации. При этом необходимо отметить, что Соглашение предоставило защиту именно закрытой информации как более широкой категории, чем ноу-хау[60]. 

 Лицензиар  сам устанавливает круг сведений, которые он считает своим ноу-хау,  и определяет объем и иные  условия их предоставления и  использования другими лицами. Лицензиар  остается собственником ноу-хау (как и патента, и товарного знака и т.п. объектов интеллектуальной собственности), и поэтому права, предоставляемые им лицензиату, всегда являются ограниченными.

Для ноу-хау  характерно следующее: отсутствие государственной  регистрации, а следовательно, документа (патента, свидетельства), закрепляющего за его обладателем исключительное право на объект промышленной собственности, тем не менее информация, содержащаяся в ноу-хау, охраноспособна и подлежит защите в той степени, в какой лицензиар придает ей конфиденциальный характер; содержание ноу-хау в качестве объекта охраны не установлено (единственный источник, определяющий содержание ноу-хау, –  договор).

Таким образом, в качестве предмета лицензионного  договора выступает предоставление права использования следующих  объектов: изобретения, промышленные образцы, полезные модели, товарные знаки, знаки  обслуживания, фирменные наименования и в определенной степени ноу-хау.        

Одним из основных условий лицензионного договора является условие о выплате лицензионного вознаграждения за использование лицензиатом прав на объекты промышленной собственности, передаваемые лицензиаром в соответствии с условиями договора.

На сегодняшний  день в мире не выработано единой методологии  и единых методов определения  цены лицензии. Каждый контрагент определяет ее, используя свою методологию, которую  сохраняет в тайне, принимая меры по предотвращению их разглашения. Как  правило, стороны при расчете  не ограничиваются применением какого-либо одного метода, а применяют несколько, сопоставляя полученные результаты по ним со сложившимися пределами  цен на лицензии в отрасли, к которой  относится предмет лицензионной сделки. Кроме того, цена лицензии во многом зависит от таких условий, как вид лицензионного договора и объем передаваемых прав; срок, на который заключается соглашение; надежность патентной защиты изобретений, лежащих в основе соглашения, и  их количество; включение в соглашение условий о судебных издержках в связи с исками третьих лиц о нарушении их патентных прав или в связи с нарушением патентов, лежащих в основе лицензионного договора; а также особенности национального законодательства страны лицензиата. Безусловно, существует еще целый ряд условий и факторов, влияющих на определение размера лицензионного вознаграждения, но даже представленный перечень определяющих условий показывает, что определение цены лицензии – сложная проблема, которую приходится решать в каждом конкретном случае заключения договора, а так как действие факторов, влияющих на цены лицензий, в каждом отдельном лицензионном соглашении различно, то трудно предложить какую-либо единую формулу для точного определения величины цены.      

  Сложившаяся практика оценки изобретений и ноу-хау в международной торговле лицензиями объясняется не только отсутствием единых методов определения цены, но и спецификой ее образования. В отличие от цен на обычные материальные товары, в основе которых лежит стоимость, цены на предметы лицензионных соглашений не определяются их стоимостью. Это объясняется главным образом нематериальным характером предметов лицензионных соглашений.

Таким образом, наличие большого количества условий  и факторов, влияющих на стоимость  объекта лицензионного договора, а также специфика ценообразования  на лицензии не позволяют на сегодняшний  день выделить единые методы, а также  разработать оптимальную методологию  определения наиболее приемлемой цены лицензии.

Помимо определения  стоимости лицензии важным является вопрос определения в лицензионном договоре вида лицензионного вознаграждения, а также порядка его выплаты. В современной международной  практике приняты два вида выплаты  вознаграждения – в виде паушального  платежа и в виде роялти (периодических  процентных отчислений).

Платежи на базе роялти – это такие платежи, которые прямо и непосредственно зависят от фактического объема произведенной и реализованной лицензиатом продукции и выплачиваются в течение срока действия соглашения. Данный вид платежей может осуществляться в следующих формах: в форме процента к сумме оборота по продажам или к прибыли лицензиата и в форме сборов с единицы производимой по лицензии продукции. Выбор той или другой формы выплаты зависит от ряда экономических и технических факторов. Однако практика такова, что если объект соглашения используется в массовом производстве определенной стандартной продукции, то лицензиар, как правило, выбирает такую форму оплаты, как вознаграждение в форме сбора с единицы выпускаемой по лицензии продукции. Если же объект соглашения используется для производства нестандартных товаров, товаров единичного производства, то в данном случае выбирается форма в виде фиксированного, твердого процента к обороту по продаже всех изделий, при производстве которых использовался переданный по договору объект.

Нередко на практике в содержание лицензионного соглашения включается условие о так называемом ежегодном минимальном взносе, т.е. в договоре устанавливается фиксированная  сумма, а на лицензиата возлагается  обязанность в случае, если сумма  платежей в течение любого года действия соглашения не будет достигать оговоренной  суммы, производить дополнительные платежи для того, что годовая  сумма платежей была не ниже установленной. Минимальные взносы обеспечивают возможность лицензиару получать возмещение за предоставление своего права вне зависимости от объема произведенной или реализованной продукции. Поэтому пока договор остается в силе, лицензиат обязан выплачивать минимальные платежи в качестве гарантии. Однако в случае форс-мажорной ситуации он может быть освобожден от своего обязательства вплоть до исчезновения препятствий. Это обязательство лицензиата представляется оправданным, поскольку, если не принимать особый риск договора, лицензиар связан последним, в частности он не имеет больше права распоряжаться предметом соглашения.   Таким образом, вводя минимальный взнос в качестве гарантии лицензиара, стороны сочетают выплаты в виде периодических отчислений и уплаты не ниже минимально установленной в соглашении суммы.

Помимо этого  периодические процентные отчисления могут сочетаться с уплатой первоначального  взноса в виде определенной фиксированной  в договоре суммы. Как правило, именно после уплаты этого взноса лицензиату передается вся необходимая документация, предоставление которой предусмотрено  соглашением. Таким образом, уплата первоначального платежа является своего рода авансом, гарантией обеспечения исполнения договора.

При исполнении лицензионных соглашений, которыми предусмотрены  платежи на базе роялти, может возникнуть проблема обхода лицензии. На практике лицензиат уклонится от уплаты вознаграждения благодаря тому, что будет производить  продукцию по лицензии без использования  объекта, на который предоставлена  лицензия. Это может произойти, если он внесет изменения в выпускаемую  по лицензии продукцию, модифицирует процесс  производства или воспользуется  лицензиями третьих лиц, на основании  вышеизложенных обстоятельств лицензиар  может заявить, что производимая им продукция больше не является лицензионной и вознаграждение за ее производство не должно уплачиваться. Во избежание  этого в большое количество соглашений вводится условие о выплате лицензионного  вознаграждения за всю подобную однотипную продукцию. Оспоримость такого условия очевидно следует из дела, разрешенного в 1969 году судом 2 округа по иску Hazeltine Research, Inc. против Zenith Radio Corp. Суд установил, что условие контракта об отчислении роялти с совокупного оборота или с каждого изделия определенной группы (только часть из которых производилась с использованием объекта лицензионного договора) является злоупотреблением патентными правами.

Для предотвращения подобных ситуаций, связанных с обходом  лицензии, представляется необходимым  возложение на лицензиата обязательства  по реализации лицензии или введение в содержание договора условия о  ежегодных минимальных платежах, которые выступят своего рода гарантиями, во-первых, непосредственной реализации объектов лицензионного соглашения, и, во-вторых, реальной уплаты вознаграждения за предоставленные права на использование  объектов промышленной собственности.

Паушальные  платежи представляют собой твердо установленную цену лицензии, не зависящую от фактического объема производимой и реализованной по лицензии продукции.

Как и платежи  на базе роялти, паушальные платежи  основываются на прогнозах объемов  производства и сбыта лицензионной продукции за срок действия лицензионного  соглашения, однако, поскольку они  определяются в твердо установленной  соглашением сумме, на них не влияет и не может влиять фактический  объем произведенной и реализованной  по лицензии продукции.