Содержание лицензионного договора

Законодательство  немногих стран прямо предусматривает  условие о территориальном действии лицензионного договора. Так, п. (2) § 30 Закона о реформе законодательства о товарных знаках Германии закрепляет, что лицензионный договор на товарный знак должен содержать указание на территорию использования товарного  знака. Английский Акт о товарных знаках определяет, что в случае предоставления по договору ограниченной лицензии соглашение должно содержать  условие о территории в рамках определенной местности. Однако на практике, несмотря на то, что территориальность  признается не во всех странах в  качестве существенного условия, абсолютное большинство заключаемых договоров  все же содержит данное условие, вне зависимости от того, передаются по договору права на использование объектов, охраняемые патентной защитой, или таковой не обладающие. Лицензиат ограничивается территорией, на которой ему разрешено производить и сбывать продукцию, изготовленную по лицензии. Аналогичные действия в странах и на внутренних территориях стран, не предусмотренных договором, лицензиату запрещаются. Территория осуществления различных действий по использованию объекта соглашения может ограничиваться не только пределами стран, но и определенными районами отдельно взятой страны, могут создаваться различные территориальные комбинации (производство в одном регионе, право реализации только на территории другого региона). Таким образом,  лицензионные соглашения сохраняют силу только в пределах стран, указанных в них.

Нередко в  лицензионных соглашениях закрепляется условие о территориальном ограничении  использования и экспорта произведенной  по предоставленной лицензии продукции. Думается, такое условие о запрете  является необоснованным. Специфика  существующего института исключительных прав заключается в том, что запатентованный  объект охраняется в рамках одного государства, в котором этот патент выдан; либо нескольких государств-участников Европейской патентной конвенции 1978 г., в соответствии с которой  возможна выдача патентного документа, свидетельствующего о патентной  охране на территории определенных государств-участниц конвенции. При пересечении границ этого государства или группы государств запатентованная информация перестает быть под охраной, если не создается режим охраны на новой  территории. Она не отвечает критерию ноу-хау – отсутствия свободного доступа третьих лиц, поскольку  уже было опубликовано описание этого  объекта.  

Однако рассмотренные  ограничения по территории в отношении  производства, использования и экспорта могут быть признаны необоснованными при применении права, в соответствии с которым данные условия являются недопустимыми.

3. Обязательства сторон по лицензионному  договору

Обязанности сторон по договору франчайзинга вытекают из его условий и являются, следовательно, составной частью содержания соглашения.

Взаимные  обязанности сторон по соглашению принято  дифференцировать на обязательства  лицензиара и обязательства лицензиата.

3.1.   Обязательства лицензиара

Основная  обязанность лицензиара, по мнению А.П.Сергеева, – «предоставить права; в виде разрешения (лицензии) – на применение юридически охраняемого  им изобретения, сущность которого изложена в патентном документе – описании изобретения, приложении к патентной  грамоте»[71]. Думается, данный подход является односторонним, поскольку предусматривает лишь предоставление разрешения по использование исключительных прав патентообладателя.

Правильнее  было бы определить основное обязательство  лицензиара как обязательство по обеспечению возможности реального  осуществления передаваемых прав[72]. т.е. обязательство по передаче прав на использование исключительных прав патентообладателя на объекты промышленной собственности, которое должно отвечать как юридическим (так называемые гарантии в отношении недостатков в праве), так и техническим (гарантии в отношении недостатков технического характера) характеристикам.      

Рассматривая  гарантии в отношении недостатков  в праве, необходимо отметить, что  лицензиар должен гарантировать  существование передаваемых патентных  прав, поддержание юридической силы патента или иного охранного документа, а также действительность патента. Если по договору передается в числе прочих исключительная лицензия, лицензиар обязан предоставить лицензиату доказательства исключительности этой лицензии. Также лицензиар должен гарантировать, что те права, которые он передает, не являются предметом иска третьих лиц, не затрагивают и не ущемляют их  интересов. Однако, предоставляя перечисленные гарантии, лицензиар не может гарантировать, что передаваемые права впоследствии не будут предметом притязаний третьих лиц.

В литературе также выделяются обстоятельства, о  которых лицензиар знал или должен был знать на момент заключения соглашения и обстоятельства, которые возникнут  впоследствии, при этом лицензиар  при необходимой степени заботливости не мог их предусмотреть или предотвратить[73]. В случае, если объект договора имеет недостатки[74], «которые уменьшают или делают невозможным ее использование по назначению, установленному  договором», по мнению Г.Штумпфа, возможно применение к лицензионному соглашению по аналогии норм об аренде, согласно которым если вследствие осуществления права третьего лица наниматель полностью или частично лишается возможности установленного договором использования нанятой вещи, то соответственно наниматель может потребовать возмещения убытков, вызванных неисполнением обязательства, если один из недостатков существует в момент заключения договора, или если такой недостаток возникнет позднее вследствие обстоятельства, за которое отвечает наймодатель. По сути, аналогичная норма содержится и в Гражданском кодексе РФ (ст.613). Однако применять эти нормы об аренде к лицензионному договору не представляется возможным, поскольку российское право исходит из положения, согласно которому предметом аренды могут быть вещи, а вещи материальны по своему определению. Объекты интеллектуальной собственности нематериальны, они результат творческой деятельности человека.

Англо-американская практика решает рассматриваемую проблему путем предоставления возможности  включения в лицензионное соглашение условия об освобождении лицензиата от ответственности, достаточно широкой  по объему. Со своей стороны, лицензиар  стремится к ограничению  своей ответственности по крайней мере тем, что он получает по соглашению. В целом же в США для лицензиара не признается наличие подразумеваемого обязательства защищать лицензиата от конкуренции со стороны нарушителей патента.

Нарушения, которые  не были известны лицензиару на момент заключения лицензионного соглашения, и нарушения, возникшие после  заключения последнего, на практике обычно представлены правом преждепользования  и зависимостью от других патентов.

Зависимость от других патентов возникает, как правило, в случае, когда защищенное ранее выданным патентом изобретение используется новым патентом, однако нет идентичности в изобретениях, а имеет место дальнейшая разработка изобретения. Поэтому зависимость не затрагивает правомерность патента, по нему не проводится патентная экспертиза, и, следовательно, нет оснований для признания патента недействительным. В дальнейшем использование нового патента возможно только при согласии правообладателя ранее выданного патента. В противном случае будут нарушены патентные права владельца первого патента. Требуемое согласие на практике обычно оформляется путем заключения лицензионного, при этом возможна выдача и принудительной лицензии.  Таким образом, очевидна прямая зависимость между выданным ранее патентом и вновь полученным. Зависимость может быть как полной, частичной, так и в отношении определенных возможностей использования.

Если после  заключения лицензионного соглашения выясняется, что в его основе лежит  патент, зависимый от другого патента, правообладатель должен предоставить отказ от запрета на использование  своего патента, т.е. своего рода разрешение на его использование. В случае предоставления такого отказа договор продолжает исполняться, не зависимо от этого обстоятельства. Однако если патентообладатель не предоставил такой отказ, патент не признается недействительным, но использованию патента противостоят права третьих лиц. Данная проблема может быть решена путем досрочного расторжения соглашения по инициативе лицензиата, если в предоставленный срок лицензиар не устранил препятствия к использованию предоставленных объектов промышленной собственности. При этом необходимо учитывать, что препятствия должны быть существенными. Второй вариант решения поставленной проблемы видится в предоставлении лицензиату права уменьшения размера лицензионного вознаграждения.  

Право преждепользования представляет собой право, возникшее у субъекта, который ко времени подачи заявки на выдачу патента уже использовал изобретение или предпринял необходимые для использования меры. Право преждепользования должно быть подтверждено непосредственным использованием изобретения. Однако чтобы возникло это право, приобретение и использование объекта должно быть добросовестным. Таким образом, данное право не является исключительным правом и также не является нарушением патентных прав. Оно означает лишь признание статуса владения.

Если после  заключения лицензионного соглашения, в основу которого положена исключительная лицензия[75], выясняется, что в отношении предмета лицензии действует право преждепользования,  на практике лицензиату обычно предоставляется возможность выбора между расторжением  договора и уменьшением размера платежей. Это объясняется тем, что при исключительной лицензии лицензиату предоставляется монопольное право использования, что при наличии права преждепользования невозможно. Досрочное прекращение соглашения возможно только при особых обстоятельствах, одними из которых являются невозможность практически реализовать предоставленную лицензию, а  также ее бесполезность. Уменьшение лицензионных вознаграждений представляет собой наиболее распространенное последствие при возникновении рассматриваемой ситуации. Отчисления снижаются с учетом разницы стоимости лицензии при отсутствии  права преждепользования и при его наличии.

Что касается гарантий в отношении недостатков  технического характера, то здесь основной обязанностью лицензиара, как уже  отмечалось выше, является обязательство  обеспечить права использования, переданные лицензиату по лицензионному соглашению. Недостаточно только того, что существует право на патент и отсутствуют  притязания со стороны третьих лиц, положенное в основу соглашения изобретения, помимо прочего, должно отвечать определенным техническим требованиям, и должна быть обеспечена возможность его  фактической реализации. В противном  случае возникают недостатки технического характера.

В настоящее  время сформулирован подход, согласно которому лицензиар несет ответственность  за техническую осуществимость и  пригодность изобретения для  указанной в лицензионном договоре цели, но не за коммерческую реализуемость. Таким образом, лицензиар не отвечает за конкурентоспособность производимых по лицензионному соглашению изделий, а также за рентабельность производства. Под технической осуществимостью  понимается возможность использовать, реализовывать изобретение средствами современной техники.         

На практике стороны уделяют внимание вопросу  адаптации передаваемой технологии к имеющемуся у лицензиата оборудованию и уже применяемой им технологии. В первую очередь это проблема, связанная с тем, что для освоения новой технологии действующее производство лицензиата необходимо модифицировать или изменить для получения наиболее эффективного результата от фактической  реализации переданной по соглашению технологии. В лицензионный договор обычно включаются условия о распределении обязанностей сторон по адаптации технологии. Так, обязательство о финансовом содействии лицензиара может выражаться не только в предоставлении денежного, товарного кредита, но и в заключении лизингового соглашения в отношении необходимого оборудования. Особенное значение приобретает вопрос относительно необходимости подготовки персонала лицензиата. Исходя из этого, нередко в соглашение подлежит включению положение о подготовке лицензиаром персонала лицензиата.    

Все эти сопутствующие  непосредственной реализации технологии условия безусловно играют важнейшую роль в использовании предмета лицензионного договора, однако, думается, их включение в соглашение усложняет, загромождает его содержание, тем самым поднимая вопрос о создании самостоятельного правового режима регулирования таких сделок, как подготовка персонала лицензиаром, предоставление и оказание помощи в предоставлении товарного и денежного кредита, и т.д.

При несоблюдении гарантий технического характера Г.Штумпф[76] предлагает применение по аналогии норм о купле-продаже, в частности статьи Германского уложения, предусматривающие ответственность за недостатки вещи и возмещение убытков, возникших вследствие неисполнения договора. «Пострадавшая сторона в случае наличия недостатков технического характера может или отказаться от договора, или потребовать возмещения убытков в связи с неисполнением, причем в случае расторжения договора нельзя потребовать возмещения убытков на основании неисполнения»[77].  Необходимо отметить, что по сути аналогичная норма содержится и в российском гражданском праве, в частности в ст.475 ГК РФ, предусматривающей средства правовой защиты покупателя[78]. Однако, думается, что применять данные нормы к отношениям, возникающим из лицензионного договора, не представляется возможным по следующим основаниям. Последствия, предусмотренные гражданским законодательством, могут быть заявлены, если иное не вытекает из характера товара или существа обязательства. Специфика же предмета лицензионного договора, а именно его нематериальный характер,  не позволяет применять указанные последствия при возникновении каких-либо недостатков, особенно представляется проблематичным замена предмета соглашения, исходя из исключительности предоставляемых прав, а также устранение технических недостатков.