Содержание лицензионного договора

По договору полной лицензии лицензиар передает научно-технические достижения, изобретения, ноу-хау, промышленные образцы, товарные знаки и взаимосвязанные с ними научно-технические и другие знания и разрешает использовать их лицензиату без каких-либо ограничений в полном объеме на срок действия лицензионного соглашения, полностью отказываясь от их использования на тот же срок. Если срок действия лицензионного договора превышает или равен сроку действия патента, то такой договор полностью совпадает с продажей патента. Договор продажи (отчуждения) патента представляет собой договор, по которому патентообладатель передает исключительное право на результат интеллектуальной деятельности другой стороне в полном объеме. Различие между этими двумя видами договоров заключается в том, что при продаже патента право собственности на предмет договора переходит к покупателю, а в соответствии с лицензионным договором лицензиату предоставляется только право использования предмета в полном объеме, но только на определенный в договоре срок.

По договору сублицензии[23] лицензиат передает научно-технические достижения, изобретения, ноу-хау, промышленные образцы, товарные знаки и взаимосвязанные с ними научно-технические и другие знания и разрешает использовать их сублицензиату в объеме, обусловленном соглашением, и на определенный срок, в пределах, предоставленных ему прав по полной или исключительной лицензии[24]. Сублицензией признается лицензия, которую передает не лицензиар, заключивший первоначальное лицензионное соглашение, а его контрагент-лицензиат, владеющий полной или исключительной лицензией. Объем прав, передаваемых по сублицензии, как правило, меньше того объема прав, который первоначально был получен от лицензиара.

Таким образом, классификация лицензионных договоров, в основе которой лежат территориальные  ограничения использования лицензии, а также объем предоставляемых  по соглашению прав, является достаточно существенной. Именно от этих ограничений  в значительной степени будет  зависеть и цена договора, и раздел рынков между контрагентами, и возможность  исключения конкуренции между ними, а также ряд других факторов, связанных  с ограничением прав, предоставляемых  по соглашению.

М.М.Богуславский в зависимости от стадии договорных отношений выделяет предварительные, опционные и окончательные лицензионные соглашения[25]. По предварительному лицензионному договору стороны обязуются заключить в будущем лицензионный договор на условиях и в срок, предусмотренные предварительным договором. В случае, если сторона предварительного договора будет уклоняться от заключения лицензионного договора, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. В предварительном договоре лицензиат обязуется не сообщать, не разглашать и не использовать до заключения лицензионного договора сведений, полученных от лицензиара и носящих конфиденциальный характер, а лицензиар обязуется в течение этого периода времени не вести переговоры с третьими лицами по поводу этого же предмета потенциального соглашения. Но практически предварительный договор в отношении лицензионных сделок применяется чрезвычайно редко. Значительно чаще применяются так называемые  опционные  соглашения, по которому одна сторона (продавец) предоставляет другой стороне право опциона, т.е. преимущественное право покупки лицензии в течение определенного срока. Таким образом, потенциальный покупатель лицензии после подписания специального соглашения о конфиденциальности получает возможность достаточным образом изучить вопрос коммерческой и технологической обоснованности покупки лицензии, основываясь на информации продавца лицензии, при этом потенциальный лицензиат не связывает себя юридическим обязательством по покупке лицензии. Часто опционные соглашения подписываются  в отношении технических достижений, еще не получивших патентной защиты. Подокончательными лицензионными соглашениями понимаются соглашения, заключаемые в отношении охраняемых объектов интеллектуальной собственности.

Ю.С.Свядосц выделяет «чистые лицензии», в соответствии с которыми по договору передается только научно-техническое достижение или права в отношении таких результатов, и «сопутствующие лицензии», в которых наряду с научно-техническим достижением передается еще целый ряд предметов (комплектное оборудование, строительство производственных комплексов) [26].

В западной литературе выделяется такая разновидность  лицензионных соглашений, как «пакетные лицензии». Появление подобных лицензий связано с тем, что в современных условиях предоставление прав в отношении одного объекта зачастую не позволяет достичь цели соглашения. Необходимо получение технологического «пакета» и соответственно «пакета прав». Такой пакет может состоять из патентных прав, прав в отношении ноу-хау, программного обеспечения.

Помимо вышеперечисленных  в законодательстве многих стран  предусмотрена выдача открытой лицензии.  По открытой лицензии любое лицо получает право на использование объекта интеллектуальной собственности. В соответствии с Патентным законом Германии тот, кто хочет использовать изобретение, должен сообщить о своем намерении патентообладателю в письменной форме, с указанием формы, в которой он хочет использовать изобретение, и обоснованием такого использования. Лицензиат должен предоставлять патентообладателю ежеквартальную отчетность об использовании изобретения и уплачивать вознаграждение за его использование. Согласно английскому праву (Patents Act 1977) любое лицо в любой момент после производства в патентном реестре записи об открытой лицензии имеет право на лицензию по патенту на таких  условиях, которые могут быть установлены соглашением или патентным контролером по заявлению патентообладателя или лица, требующего выдачи лицензии. Такая лицензия может быть отменена  по ходатайству как патентообладателя, так и третьих лиц, в том случае, если в момент подачи заявления на открытую лицензию патентообладатель был связан обязательством не выдавать лицензии по данному патенту. По российскому праву в соответствии со ст. 1368 ГК РФ патентообладатель может подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявление о возможности предоставления любому лицу права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца. Необходимо отметить, что новое патентное законодательство РФ не восполнило пробелы правового регулирования. Положения об открытой лицензии не содержат принципов определения лицензионного вознаграждения в рамках открытых лицензий, требования о равных условиях для всех лицензиатов по соглашению, нет и порядка определения возможных лицензионных действий по такой лицензии.

Таким образом, деление лицензионных соглашений на виды имеет не только теоретическое, но и практическое значение.  Предоставление то или иного вида лицензии порождает определенные правовые последствия, в частности определение цены лицензии; объема передаваемых прав; территориальные ограничения; ограничения импорта или экспорта; а также возможность предъявления исков к нарушителям договора[27].        

3. Источники правового регулирования  лицензионного договора

3.1. Материально-правовое регулирование

В настоящее  время большинство стран мира имеет, как правило, специальные  законодательные акты[28], регламентирующие правовой статус объектов промышленной собственности, защищаемых патентом или аналогичным ему охранным документом, товарных знаков, ноу-хау, топологии интегральных схем и т.д.  

 Но так или иначе на международном уровне до сих пор не принят единый унифицированный акт, позволяющий обеспечить достаточную правовую регламентацию передачи рассматриваемых объектов.  Безусловно, имелись попытки исправить сложившуюся ситуацию путем принятия не только рекомендательных актов в рамках различных организаций, но и путем заключения международных договоров (например, таких как «Pugwash Code»[29], Проект международного кодекса поведения в области передачи технологий[30]). Однако, несмотря на всю значимость лицензионного договора для международной торговли, такие попытки не привели к принятию акта, подобного по статусу и значению Венской конвенции 1980 года о договорах международной купли-продажи товаров.

При рассмотрении источников правового регулирования  передачи технологии необходимо также  учитывать, что уже имеющиеся  и эффективно применяющиеся на практике международные договоры в области  интеллектуальной собственности[31] вряд ли смогут урегулировать отношения, порождаемые лицензионным договором. Это связано в первую очередь с тем, что они направлены на регламентацию охраны самих объектов интеллектуальной собственности, но не их передачу.

Некоторый шаг  в рассматриваемой области был  сделан с принятием Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности[32], но определенная ограниченность указанного договора объясняется общим характером большинства положений, относящихся непосредственно к вопросам передачи прав в отношении различных объектов интеллектуальной собственности.

По мнению отдельных исследователей[33], определенное влияние на международно-правовое регулирование лицензионных соглашений, особенно при арбитражном разбирательстве соответствующих споров, должно иметь создание такого инструмента регулирования, как разработанные Международным институтом по унификации частного права Принципы международных коммерческих договоров 1994 г.[34], являющиеся диспозитивными нормами и обладающие достаточной гибкостью для регламентации лицензионных отношений.

В преамбуле  Принципов установлено, что они  могут применяться не только в  случаях, когда стороны согласовали  их применение или когда они применяются  в силу отсылки к «общим принципам  права» или «lex mercatoria», но и в случаях, когда оказывается невозможным установление соответствующей нормы права. Таким образом, можно согласиться с предложением использовать рассматриваемые Принципы для урегулирования отношений, вытекающих из лицензионного соглашения. К тому же, в случае отсутствия выбора  применимого права сторонами лицензионного соглашения и возникновения проблемы с его определением, правило, закрепленное в преамбуле, предоставляет сторонам договора возможность использовать данные Принципы для урегулирования споров.

Помимо преамбулы  к отношениям, возникающим в результате заключения лицензионного соглашения, возможно применении и других положений  Принципов.           Так, ст. 3.3 устанавливает, что первоначальная невозможность исполнения не влияет на действительность договора. Данная норма представляет определенный интерес при рассмотрении вопросов действительности и исполнимости такой разновидности договоров как опционные, заключение которых характерно при оформлении передачи объектов промышленной собственности.

Также Принципы предоставляют защиту прав потенциального лицензиара в случае недобросовестного  поведения потенциального лицензиата, который в ходе переговоров получил  конфиденциальную информацию о передаваемых объектах: ст. 2.15 предусматривает возможность  получения возмещения расходов, понесенных потерпевшей стороной при переговорах, и может получить компенсацию  за утрату возможности заключить  другой договор с третьим лицом.

Обязанность лицензиара обеспечить своими активными  действиями возможность для лицензиата реализовать переданные по соглашению исключительные права может быть обеспечена положениями ст. 5.3,  содержащей требования к стороне сотрудничать с другой стороной, если такое сотрудничество можно разумно ожидать в связи с исполнением обязательств первой стороны.    

Принципы  также предусматривают возможность  возложения на лицензиара обязанности  по осуществлению подготовки и передачи лицензиату всей технической документации в объеме и по форме, предусмотренными соглашением; поддержанию в силе патента или товарного знака, если они являются объектами лицензионного соглашения[35].

Значительную  роль в регулировании лицензионного  договора способна сыграть и ст. 5.4, закрепляющая обязанность достичь  определенного результата и обязанность  проявлять максимальные усилия. В  частности, наличие обязанности  лицензиата достичь определенного  результата и проявлять максимальные усилия при освоении переданных по соглашению объектов промышленной собственности, можно наблюдать в большинстве  исключительных лицензионных договорах.

Однако, рассматривая Принципы международных коммерческих договоров, необходимо учитывать, что  они носят сравнительно общий  характер для того, чтобы обеспечить достаточное регулирование международных  лицензионных договоров. Кроме того, сфера их применения ограничена в  настоящее время.

Большое значение на сегодняшний день приобрело национальное регулирование отношений, связанных  с лицензионным соглашением. При  этом необходимо учитывать, что в  большинстве стран такое правовое регулирование базируется на положениях антитрестовского законодательства. К наиболее характерным положениям антитрестовских норм относятся в частности, запрет на принятие при закупке лицензий таких условий как предписание лицензиату каких-либо продажных цен на продукцию по лицензии или областей применения; установление количественных ограничений в производстве запатентованной продукции или использование процесса; навязывание закупки продукции, не имеющей отношения к объекту лицензии; перекрёстное лицензирование, связанное с разделом рынка или ограничением производства; сохранение по истечении срока действия патента контроля над операциями лицензиата, заложенными в основе лицензионного договора; запрет лицензиату заниматься сбытом продукции, конкурирующей с продукцией лицензиара; обязательства по передаче в исключительную собственность лицензиара всех усовершенствований, сделанных лицензиатом в отношении объекта лицензии; уплата лицензиатом повышенного вознаграждения или штрафа за реализацию товаров иным путём, чем это предусмотрено договором. Антитрестовское законодательство каждой отдельной страны в основном служит протекционистским целям национальных предпринимателей при импорте лицензий, однако и лицензиарам этих стран приходится считаться с нормами антитрестовского законодательства других государств. В практике лицензионной торговли это нашло отражение в применении лицензиарами и лицензиатами лицензий типовых лицензионных договоров, в которых учитываются ограничительные меры, предусмотренные в антитрестовских законах.

<A>В отличие  от антимонопольного законодательства  промышленно развитых стран в  Федеральном законе Российской  Федерации «О защите конкуренции»  отсутствуют положения, касающиеся  заключения лицензионных договоров,  а в законодательстве о налогообложении  не предусмотрены какие-либо льготы  для продавцов и покупателей  лицензии.

Нереализованным остаётся и декларируемое в ст. 1355 Гражданского кодекса РФ положение  о государственном стимулировании создания и использования объектов промышленной собственности, поскольку  в стране не разработаны какие-либо законодательно-нормативные акты о  предоставлении льгот продавцам  и покупателям лицензий на изобретения  и другие виды наукоёмкой технологии. Это существенно тормозит развитие российского рынка лицензий.