Содержание лицензионного договора

Таким образом, лицензиар должен оказывать лицензиату все необходимое и разумно  возможное содействие в условиях возникновения ситуации несоответствия предмета лицензии требованиям лицензионного соглашения по техническим характеристикам.

Говоря об основном обязательстве лицензиара обеспечить возможность реального  осуществления передаваемых прав, необходимо учитывать, что на практике стороны  довольно часто включают в содержание договора условие о равных с другими  лицензиатами условиях.  Смысл этого условия заключается в том, что если оно содержится  в неисключительных лицензионных соглашениях, то лицензиат по соглашению вправе платить роялти по наименьшей ставке, которая, как ему известно, при прочих равных условиях существует среди остальных лицензиатов определенного лицензиара. В США применение этого положения возможно даже при отсутствии его в самом соглашении.

Однако при  реализации данного условия на практике возникают определенные трудности, в частности проблема лицензиата в получении информации об условиях лицензирования иных лицензиатов, трудности  в установлении того факта, что в  конкретном случае действительно имеет  место соглашения «на равных условиях»  из-за различий и способах уплаты вознаграждения за пользование технологией.

Указанные трудности  очевидны, но они не умаляют значения самой потенциальной возможности  требовать от лицензиара предоставления равных условий.   

3.2. Обязательства лицензиата

Одной из важнейших  обязанностей лицензиара является обязательство по уплате лицензионного вознаграждения за полученную технологию. Исходя из того, что платежи по договору прямо или косвенно зависят от непосредственной реализации переданных объектов промышленной собственности, моментом возникновения права требования платежа можно считать момент заключения контракта с заказчиком, изготовления или поставки машин, выставления счета заказчику или поступления платежа заказчика. Момент возникновения права требования устанавливается в договорном порядке, с учетом конкретных обстоятельств. При выборе одного из перечисленных оснований стороны также устанавливают, влияет ли непоступление платежа на лицензионные отчисления. Помимо прочего в соглашение вводят условие о том, что право на получение лицензионного платежа не действует, если известно, что от заказчика платеж не может быть получен или же что непоступление платежа не затрагивает права требования на получение лицензионного отчисления[79]. 

При исчислениях  роялти поштучно или при отчислениях  с оборота лицензиар независимо от наличия соответствующего положения  в договоре приобретает право  требовать от лицензиата отчетности. Предъявление отчетности необходимо прежде всего для того, чтобы лицензиар мог произвести проверку относительно того, возникает ли у него право и в каком объеме на получение платежей от лицензиата. Обычно срок предоставления отчетности устанавливается в договоре. Однако если он не установлен, то необходимо передавать данные отчетности в приемлемые сроки. Приемлемые сроки варьируются в каждом конкретном случае и в зависимости от отрасли, в которой применяется технология. В условии о предоставлении отчетности стороны обычно указывают требования к ее содержанию; сроки ее предоставления; а также сроки предоставления платежа. В случае нарушения сроков передачи данных отчетности, думается, лицензиату возможно предоставление права на возмещение убытков в связи с неисполнением обязанности лицензиатом. Досрочное расторжение договора вряд ли возможно, поскольку непредставление лицензиатом отчетности не является основным обязательством последним и не может быть признано существенным основанием прекращения лицензионного соглашения.       

Другой обязанностью лицензиара является обязательство по освоению. Наличие данной обязанности не признается в неисключительных лицензионных соглашениях.

Основанием  для существования такой обязанности  в том случае, если по соглашению переходит передача исключительной лицензии,  является то, что было бы несправедливо ставить продуктивность лицензируемой собственности исключительно в зависимость от лицензиата[80]. Наличие данной обязанности можно обосновать тем, что лицензиар на срок действия договора передает все свои права. Он не может, как при простой лицензии, повторно передавать лицензии, и поэтому экономическая реализация, а также поддержание его интересов при сбыте изделий передаются одному лицензиату, который должен реализовать изделия по лицензии. Таким образом, тот, кто добивается подобного исключительного положения, в данном случае лицензиат, как правило, обязан вести себя в отношении изобретения так же как с правами промышленной собственности, а именно должен его реализовать. Однако необходимо учитывать: чем больше ограничений налагается на право использования объектов промышленной собственности, передаваемое по лицензионному соглашению, тем более вероятны исключения из обязанности освоения.       

Довольно  сложен вопрос относительно определения  объема такой обязанности. В Германии, например, суд признал лицензиата обязанным осуществлять рекламу лицензионной продукции. Кроме того, лицензиар может получить право проводить специальные проверки, которые бы позволяли узнать, насколько соответствующим образом лицензиат исполняет свою обязанность.   

 В США  рассматриваемое условие не будет  признаваться в качестве обязательного, если имеет место хотя бы одно из следующих обстоятельств. Во-первых, в случае, если за лицензиаром осталось право производить и реализовывать «достаточное» количество  лицензируемых изделий на лицензируемой территории. Во-вторых, если лицензионный договор предусматривает «достаточный» минимальный уровень роялти. В-третьих, в случаях, когда лицензиар имеет право расторгнуть соглашение, если размер получаемых роялти будет меньше предусмотренного договором. В-четвертых, если соглашение содержит положение о том, что в нем содержатся все обязательства сторон[81]. 

Также трудности  представляет вопрос относительно того, какими средствами правовой защиты обладает лицензиар. Думается, определение в  договоре минимально гарантированного объема производства и конкретных штрафных санкций будет достаточным обеспечением исполнения лицензионного соглашения.

Обязанность освоения имеет предел, если исполнение лицензионного договора нереально. Рассматриваемая обязанность отпадает, если исчезнет вероятность возможности  освоения лицензиатом или по экономическим  соображениям для лицензиата изготовление и сбыт предмета лицензии становятся нежелательными. Для решения вопроса, нарушает ли лицензиат договор ввиду  неисполнения необходимо установить, возможна ли оправданная реализация предмета соглашения. Если такая реализация невозможна, то обязанность освоения отпадает вне зависимости от того, расторгнул ли лицензиат лицензионный договор.   

Таким образом, представляется, решение вопроса  о наличии соответствующей обязанности  и ее объеме должно зависеть от самого волеизъявления сторон, если необходимо – с привлечением средств толкования соглашения, но при обязательном действии принципа равенства сторон. Для привлечения  лицензиата к ответственности за неисполнение рассматриваемой обязанности  необходимо выяснить, использовал ли лицензиат все возможности, чтобы технически усовершенствовать объект лицензионного соглашения, более рационально его изготавливать. При этом на практике на лицензиата очень часто возлагается бремя доказывания в отношении наличия невозможности освоения.

Обязанность освоения тесно взаимосвязана с  улучшениями. В литературе встречаются  мнения, в соответствии с которыми обязанность освоения обуславливает  также обязанность внесения улучшений. 

Рассматривая  указанное обязательство необходимо отметить, что суды стран общего права различают институты «будущих изобретений» и «будущих улучшений». Под «будущими изобретениями» принято  понимать новые изобретения, характеризующиеся  достаточной степенью независимости  от основного патента. «Будущие улучшения» представляют собой патентоспособные улучшения, применимость которых по большей части базируется на «основном» патенте, либо компоненты формулы которых непосредственно связаны с компонентами формулы по основному патенту. Таким образом, положения о режиме «будущих улучшений» не распространяются на «будущие изобретения», если отдельным положением не оговаривается иное в отношении так называемых «будущих изобретений, тесно связанных с основным патентом».

Рассматривая  режим правового регулирования  производства улучшений, необходимо учитывать, что это двусторонний процесс. На этом основании проводится разграничение  между условием о дополнительной передаче лицензиаром лицензиату информации о будущих улучшениях и прав в  отношении этих улучшений и изобретений, представляющих собой объект лицензионного  договора и условием о передаче лицензиатом  лицензиару информации о своих будущих  улучшениях и правах в отношении   этих улучшений и изобретений.

На практике стороны включают в соглашение вышеназванное  условие о передаче лицензиатом лицензиару информации о будущих улучшениях и прав в отношении этих улучшений[82]. Содержание данного условия может быть разным: лицензиат становится либо обязанным оформить будущие патенты на имя лицензиара, либо предоставить опцион на покупку, либо обязуется предоставить с правом сублицензирования неисключительную лицензию без последующего внесения лицензиаром, который в данном случае будет являться лицензиатом, лицензионных платежей.

Очень важное значение имеет согласие лицензиара на внесение конструктивных изменений или улучшений в предоставленную технологию. Таким образом лицензиар обеспечивает себе право участия в принятии решения. Также могут быть приняты во внимание ценные изменения. Однако такие условия применимы только в случае, если речь идет об ограничениях, которые устанавливаются в положениях о качестве, технических спецификациях и подобных качественных характеристиках.

Исходя из вышеизложенного, закономерно возникает  вопрос относительно правомерности  закрепления такой обязанности. Право и практика противоречивы в разрешении этого вопроса. Так, Договор о создании ЕЕС, в частности ст.85, предусматривающий запрет действий, являющихся несовместимыми с общим рынком[83], устанавливает, что таким запретом не охватываются «обязательства, относящиеся к раскрытию опыта, достигнутого при использовании разработки или предоставлению лицензий на разработки; это положение, однако применяется к обязательствам, которые берет на себя лицензиат только в том случае, если такие обязательства не являются исключительными и лицензиар берет на себя подобные обязательства»[84]. Согласно официальной позиции Комиссии США по международной торговле, в международной торговле в принципе допустимы все вышеперечисленные действия[85]. 

Однако Комиссия ЕС по честной торговле при рассмотрении дела The Agr. of A.Raymond & Co. приняла решение, по которому «патентные лицензионные соглашения не должны накладывать на лицензиата обязательство переуступать права на любые улучшения и модификации, которые лицензиат может сделать в лицензируемом продукте или процессе»[86].  

В теории также  делались попытки разрешить поставленную проблему. Так, Г.Штумпф считает, что не следует рассматривать указанные обстоятельства в отношении улучшений как нечто не соответствующее праву[87]. Благодаря закреплению данного условия «лицензиат сохраняет право на улучшения в тех странах, где он имеет исключительную лицензию, в то время как в других странах он должен оставить это право за лицензиаром»[88].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что положения лицензионных соглашений об обязательствах лицензиара в отношении  улучшений объекта лицензии вряд ли могут быть признаны неправомерными в тех пределах, в которых они  не являются злоупотреблением лицензиаром  прав из патента, прав из договора в  целом или же не являются  недействительными по иным общим основаниям недействительности сделок. Противоречие соответствующих положений лицензионного соглашения законодательству о защите конкуренции является основанием признания таких положений недействительными. Такое признание является результатом применения не столько гражданско-правового метода, сколько публично-правового регулирования, к которому относится и законодательство о защите конкуренции.     

Одной из обязанностей лицензиата в отношении сбыта  является обязанность реализовывать произведенную продукцию по определенной цене. Так, в США патентообладатель вправе устанавливать минимальные цены реализации произведенной продукции, что никак не противоречит антитрестовскому законодательству США

Нередко лицензиар  устанавливает ценовые коридоры для лицензионной продукции. В лицензионных соглашениях часто устанавливается обязательство лицензиата придерживаться уровня цен другого лицензиата или третьего лица.

Однако Верховным  судом США было установлено, что  поддержание цен перепродажи  незаконно, когда товары поступили  для распространения через торговые каналы и принадлежат дилерам[89].

Большую группу обязательств лицензиата составляют так  называемые обязательства в отношении  продукции (иных объектов интеллектуальной собственности), на которую не распространяются патенты лицензиара или которая  имеет вспомогательный характер. Часто стороны включают в содержание соглашения условие о приобретении сырья или оборудования в рамках лицензионного процесса или производства либо у лицензиара, либо у указываемых  им лиц. Обычно такие условия обосновываются возможностью таким образом обеспечить качество производимой продукции или  сам процесс производства.

Закрепление рассмотренных обязательств в лицензионном соглашении вряд ли может рассматриваться  как нарушение антимонопольного законодательства. Так, Патентный акт  Англии устанавливает, что любое  положение договора на поставку продукции  по патенту или лицензии на использование  запатентованной разработки будет  недействительно в тех случаях, когда оно направлено на наложение  на одну из сторон обязательств нежелательного характера. В качестве таких обязательств рассматриваются обязательства по приобретению у поставщика или лицензиара чего-нибудь иного, чем продукция по лицензии или обязательства не использовать иных товаров или технических разработок, которые или права по которым не передаются поставщиком или лицензиаром. При рассмотрении дела Chiron против Organon Teknika (no 2) (1993) FSR 567 английский Апелляционный суд установил, что вышеуказанные положения Патентного акта являются императивными нормами, применяемыми независимо от соглашения сторон о применимом праве, только в отношении английских патентов[90].    

Таким образом, говоря о возможностях обеспечения  лицензиаром качества производимой лицензиатом продукции по лицензии, чем нередко обосновывается включение  в лицензионные соглашения условий  о поставках со стороны лицензиара, необходимо отметить, что требования к качеству производимой продукции должны соблюдаться путем установления технических стандартов, неких технических параметров, а не указанием на источник сырья или материалов, которые обладают такими параметрами или, по мнению лицензиара, с наибольшей вероятностью приводят к получению указанных параметров. Свобода выбора должна оставаться за производителем. В этом и состоит предпринимательский характер его деятельности.